歐洲專利關於請求項修正的常見注意事項
2021.01.14
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一、前言
歐洲專利公約 (European Patent Convention, EPC) 中對於修正的相關規範主要訂定在第123條，其中規定：1.歐洲專利申請案或歐洲專利可以根據施行細則而在歐洲專利局 (European Patent Office, EPO) 的程序中進行修改，無論如何，應給申請人至少一次自願修改的機會；2.歐洲專利申請案或歐洲專利案的修正不得包含超出申請時原提交內容的保護標的；以及3.對歐洲專利之修正不得擴大其被授予的保護範圍。
上述規範看起來跟大部分國家的要求沒有兩樣，是否超出原提交申請之內容的基本判斷標準都是「是否能夠直接且無歧異地 (directly and unambiguously) 從申請時揭露的內容導出」，但如果搭配閱讀EPC審查基準中的相關章節就會發現，EPO基於多年來累積的判例，針對修正規定了許多需要注意的細節，本文將就實務上常見針對「請求項」進行修正的態樣及注意事項簡單介紹如下。
二、置換或移除請求項的技術特徵
只有在特徵的替換或移除是該熟悉領域的技術人員以申請日（優先權日）時的通常知識，能夠直接而無歧異地從整份原提交申請之內容得出的前提之下，才能滿足EPC第123條第2項的要求。
當以置換或移除請求項的技術特徵來進行修正時，該修正若沒有通過以下測試的其中至少一準則，則其必定違反EPC第123條第2項的要求：
(1)所揭示內容並未說明該技術特徵是必要的；
(2)鑒於本發明所要解決的技術問題，本領域的技術人員能夠直接且無歧異地認知到該技術特徵對於發明的功能是必不可少的；以及
(3)本領域的技術人員能夠認知到，該置換或移除不需要修改一個或多個技術特徵以補償該改變。
需要注意的是，移除獨立請求項中所界定的技術特徵可能會導致擴大保護範圍而違反上述EPC第123條第3項的規定，所以在修正時必須特別小心。
三、加入其他特徵
當請求項遭到核駁時，其中一種常見的克服方式是在該請求項中加入能與引證案有所區別的技術特徵。原則上來說，EPO允許請求項藉由加入其他技術特徵來進行限縮，只要所得到的組合已經以明示或暗示的方式直接且無歧異地公開於原提交申請之內容中，並且與尚未檢索的發明無關。但如果所得到的組合相較於原提交申請之內容是具有新穎性的，則該修改不符合EPC第123條第2項之規定。具體來說，若符合下列狀況，則允許在請求項加入新技術特徵：(1)所述新技術特徵來自依附於該欲修改之請求項的附屬項；(2)所述新技術特徵來自說明書；(3)所述新技術特徵來自圖式；以及(4)所述新技術特徵源自於將獨立請求項轉換為附屬請求項。
需要注意的是，有一種狀況是從原提交申請之內容所記載的技術特徵組合中，單獨取出一項特定技術特徵來限縮請求項，EPO稱之為「Intermediate generalization （中性概括）」。舉例來說，請求項1界定一種可用水沖散和沖洗的可吸水的物品，修改後的請求項1進一步界定每一第一、第二纖維集合體為濕紙巾，而於原提交申請之內容則揭示該第一纖維集合體的濕紙巾為具有孔洞的濕紙巾、添加原纖維的濕紙巾或者具有足夠固有孔隙率的濕紙巾。前述修正方式在大多數國家的專利申請案中應該是常見且可被接受的修正方法，但對EPC來說，由於原提交申請之內容中並未揭示該第一纖維集合體可僅為「濕紙巾」，而是揭示該第一纖維集合體為結合了其他特徵的濕紙巾，故修改後之請求項1中所界定的「該第一纖維集合體為濕紙巾」構成了原本所揭示之技術的概括，因而被認定為超出原提交申請之內容的範圍。
EPO認為，中性概括只有在以下條件成立時才允許修正，否則將違反EPC第123條第2項之規定：(1)該特徵與該實施例的其他特徵之間沒有關聯或非不可分割；以及(2)整體揭露的內容能證明該特徵的泛隔離性 (generalising isolation) 及其可併入其他請求項。
四、刪除部分請求保護的標的
如果原本提交申請的內容就已經有描述相應的實施例，則允許刪除部分請求保護的標的，而所謂「相應的實施例」係指請求項記載的替代方案或者說明書中已明確提出的實施例。
舉例來說，原請求項界定「一種聚合物的混和產品，其包括作為填料的石墨、滑石、石棉或二氧化矽」，現有技術揭示「一種聚合物的混和產品，其包括石棉」，因此，請求項修正為「一種聚合物的混和產品，其包括作為填料的石墨、滑石或二氧化矽」。
這種情況下，只有在不產生無法直接且無歧異從原提交申請之內容獲得的新技術資料的前提之下，才允許從一個以上的列表中刪除替代方案。尤其這樣的限縮不會導致凸顯特定技術特徵的特定組合，而是使剩下的保護標的的群組與原保護標的的群組的差異僅在範圍較小，故通常能符合EPC第123條第2項的要求。
五、根據圖式修正
當要根據只能從圖式得到的細節來進行修改時，應特別小心。由於一特定特徵被描繪在圖式中可能只是偶然，故當要根據圖式來修正請求項時，整份說明書的上下文要能讓該領域的技術人員清楚且無誤的認知到新增的特徵是針對解決相關技術問題的技術考量的有意結果。
舉例來說，圖式描繪了一輛車，其中引擎有大約三分之二的高度位在與車輪的頂部相切之平面的下方，而有一修正的內容是界定該引擎大部分位於一給定之平面的下方，假如該領域的技術人員能夠認知到這樣的引擎相對於車輪的空間配置事實上是一種為了解決技術問題而經過考慮的措施，則此修正符合EPC第123第2項之規定。
六、小結
以上僅是簡單幾點實務上常見針對請求項進行修正的態樣，EPC審查基準還規定了許多修正時需要注意的細節，乍看之下或許會讓人覺得有點吹毛求疵，但都有其道理存在，申請人在擬定答辯、修正策略時務必特別小心，以免誤踩了歐洲專利修正的地雷。
資料來源：
1. European Patent Office, “Guidelines for Examination in the European Patent Office” (November 2019)
2. 歐洲專利局上訴委員會第T 1164/04號解釋
歐洲專利公約 (European Patent Convention, EPC) 中對於修正的相關規範主要訂定在第123條，其中規定：1.歐洲專利申請案或歐洲專利可以根據施行細則而在歐洲專利局 (European Patent Office, EPO) 的程序中進行修改，無論如何，應給申請人至少一次自願修改的機會；2.歐洲專利申請案或歐洲專利案的修正不得包含超出申請時原提交內容的保護標的；以及3.對歐洲專利之修正不得擴大其被授予的保護範圍。
上述規範看起來跟大部分國家的要求沒有兩樣，是否超出原提交申請之內容的基本判斷標準都是「是否能夠直接且無歧異地 (directly and unambiguously) 從申請時揭露的內容導出」，但如果搭配閱讀EPC審查基準中的相關章節就會發現，EPO基於多年來累積的判例，針對修正規定了許多需要注意的細節，本文將就實務上常見針對「請求項」進行修正的態樣及注意事項簡單介紹如下。
二、置換或移除請求項的技術特徵
只有在特徵的替換或移除是該熟悉領域的技術人員以申請日（優先權日）時的通常知識，能夠直接而無歧異地從整份原提交申請之內容得出的前提之下，才能滿足EPC第123條第2項的要求。
當以置換或移除請求項的技術特徵來進行修正時，該修正若沒有通過以下測試的其中至少一準則，則其必定違反EPC第123條第2項的要求：
(1)所揭示內容並未說明該技術特徵是必要的；
(2)鑒於本發明所要解決的技術問題，本領域的技術人員能夠直接且無歧異地認知到該技術特徵對於發明的功能是必不可少的；以及
(3)本領域的技術人員能夠認知到，該置換或移除不需要修改一個或多個技術特徵以補償該改變。
需要注意的是，移除獨立請求項中所界定的技術特徵可能會導致擴大保護範圍而違反上述EPC第123條第3項的規定，所以在修正時必須特別小心。
三、加入其他特徵
當請求項遭到核駁時，其中一種常見的克服方式是在該請求項中加入能與引證案有所區別的技術特徵。原則上來說，EPO允許請求項藉由加入其他技術特徵來進行限縮，只要所得到的組合已經以明示或暗示的方式直接且無歧異地公開於原提交申請之內容中，並且與尚未檢索的發明無關。但如果所得到的組合相較於原提交申請之內容是具有新穎性的，則該修改不符合EPC第123條第2項之規定。具體來說，若符合下列狀況，則允許在請求項加入新技術特徵：(1)所述新技術特徵來自依附於該欲修改之請求項的附屬項；(2)所述新技術特徵來自說明書；(3)所述新技術特徵來自圖式；以及(4)所述新技術特徵源自於將獨立請求項轉換為附屬請求項。
需要注意的是，有一種狀況是從原提交申請之內容所記載的技術特徵組合中，單獨取出一項特定技術特徵來限縮請求項，EPO稱之為「Intermediate generalization （中性概括）」。舉例來說，請求項1界定一種可用水沖散和沖洗的可吸水的物品，修改後的請求項1進一步界定每一第一、第二纖維集合體為濕紙巾，而於原提交申請之內容則揭示該第一纖維集合體的濕紙巾為具有孔洞的濕紙巾、添加原纖維的濕紙巾或者具有足夠固有孔隙率的濕紙巾。前述修正方式在大多數國家的專利申請案中應該是常見且可被接受的修正方法，但對EPC來說，由於原提交申請之內容中並未揭示該第一纖維集合體可僅為「濕紙巾」，而是揭示該第一纖維集合體為結合了其他特徵的濕紙巾，故修改後之請求項1中所界定的「該第一纖維集合體為濕紙巾」構成了原本所揭示之技術的概括，因而被認定為超出原提交申請之內容的範圍。
EPO認為，中性概括只有在以下條件成立時才允許修正，否則將違反EPC第123條第2項之規定：(1)該特徵與該實施例的其他特徵之間沒有關聯或非不可分割；以及(2)整體揭露的內容能證明該特徵的泛隔離性 (generalising isolation) 及其可併入其他請求項。
四、刪除部分請求保護的標的
如果原本提交申請的內容就已經有描述相應的實施例，則允許刪除部分請求保護的標的，而所謂「相應的實施例」係指請求項記載的替代方案或者說明書中已明確提出的實施例。
舉例來說，原請求項界定「一種聚合物的混和產品，其包括作為填料的石墨、滑石、石棉或二氧化矽」，現有技術揭示「一種聚合物的混和產品，其包括石棉」，因此，請求項修正為「一種聚合物的混和產品，其包括作為填料的石墨、滑石或二氧化矽」。
這種情況下，只有在不產生無法直接且無歧異從原提交申請之內容獲得的新技術資料的前提之下，才允許從一個以上的列表中刪除替代方案。尤其這樣的限縮不會導致凸顯特定技術特徵的特定組合，而是使剩下的保護標的的群組與原保護標的的群組的差異僅在範圍較小，故通常能符合EPC第123條第2項的要求。
五、根據圖式修正
當要根據只能從圖式得到的細節來進行修改時，應特別小心。由於一特定特徵被描繪在圖式中可能只是偶然，故當要根據圖式來修正請求項時，整份說明書的上下文要能讓該領域的技術人員清楚且無誤的認知到新增的特徵是針對解決相關技術問題的技術考量的有意結果。
舉例來說，圖式描繪了一輛車，其中引擎有大約三分之二的高度位在與車輪的頂部相切之平面的下方，而有一修正的內容是界定該引擎大部分位於一給定之平面的下方，假如該領域的技術人員能夠認知到這樣的引擎相對於車輪的空間配置事實上是一種為了解決技術問題而經過考慮的措施，則此修正符合EPC第123第2項之規定。
六、小結
以上僅是簡單幾點實務上常見針對請求項進行修正的態樣，EPC審查基準還規定了許多修正時需要注意的細節，乍看之下或許會讓人覺得有點吹毛求疵，但都有其道理存在，申請人在擬定答辯、修正策略時務必特別小心，以免誤踩了歐洲專利修正的地雷。
資料來源：
1. European Patent Office, “Guidelines for Examination in the European Patent Office” (November 2019)
2. 歐洲專利局上訴委員會第T 1164/04號解釋
