關於USPTO針對PTAB的程序規則所提出法律修正
2021.01.14
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一、前言
兩造重審 (IPR) 是美國專利商標局 (USPTO) 於AIA法案通過 (2011) 後所設立的複審程序，IPR係為挑戰已領證專利的爭訟程序，且僅針對該已領證專利是否具備進步性及新穎性進行審查，IPR係由非專利權人所發動的，IPR為被控侵權人在聯邦法院訴訟之外用以挑戰系爭專利的高效程序，也為競爭對手直接挑戰已領證專利的高效程序。IPR程序由USPTO的專利審判暨上訴委員會 (PTAB) 負責，且分為立案 (institution) 階段與審判 (trial) 階段，其中IPR的申請人所提證據必須經PTAB審查認定符合申請門檻（即複審申請 (petition) 中所提資料可證明該複審申請中的至少一項系爭請求項有不予專利的合理可能性），PTAB始會允許該IPR申請立案，且在PTAB作成立案決定之後，若當事人不服該立案決定時，當事人並無法將該立案決定上訴至聯邦巡迴上訴法院 (CAFC)。IPR的流程簡述如圖所示，其中的字數上限不包括「請求 (motion)」與「反對 (opposition)」的部份。（參37 CFR Subpart A § 42.24）
二、PTAB的程序規則法律修正
最近 (2020/12/09) USPTO針對PTAB的程序規則提出法律修正：立案須基於全部系爭請求項及全部事由、以及刪除立案時因證人證言而產生有利於申請人的推定，此修正已於2021/01/08生效。其中「立案須基於全部系爭請求項及全部事由」是根據美國最高法院在SAS案（參見SAS Institute Inc. v. Iancu, 138 S. Ct. 1348）中之裁定，依據35 U.S.C. 314之IPR、PGR及CBM立案規定，立案的請求項要包括petition中所挑戰的全部請求項（以下稱為系爭請求項），該PTAB有權決定或者基於該petition所提出的全部系爭請求項來立案或者拒絕該petition立案。相較於修正前的法規，PTAB在決定IPR、PGR及CBM等程序是否立案時，可基於其中的全部系爭請求項或部分系爭請求項，或基於其中所主張的全部或部分不可專利性的理由而作出決定。例如，PTAB決定僅基於那些已達標的系爭請求項和事由進行審查 (review)，從而為了審查效率而限縮了審查對象。至於「刪除立案時因證人證言而產生有利於申請人的推定」，修正前的法規(37 CFR Subpart B §42.108(c))有規定：「僅是為了決定IPR是否立案之目的，由（專利權人所提的）證人證言（例如專家證人的證言）所產生的實質事實爭點將被視為有利於IPR申請人」，本次修法將該有利於IPR申請人的推定取消。再者，此次法規修正還特地將專利權人的「再回應」納入了法條之中加以明確規範。
三、IPR的實務策略
IPR是PTAB最受歡迎的複審程序，截至2019年8月31日，在PTAB提交的複審申請書中IPR佔了93%。當IPR程序在走到「最終書面決定」時，其中的系爭請求項被判無效的比例是相當高的，例如在2019會計年度中所有走到「最終書面決定」的系爭請求項中有高達七成被判無效（參見AIA trial statistics, June 2020），故專利權人非常不希望進入到審判階段，所以有一定比例會先進行和解，即便通過立案審查而進入審判階段之後，仍有一定比例進行和解。除了和解之外，專利權人在爭取IPR不通過立案審查所採用的策略大致為：
1. 若不論IPR是否被准許立案，相關案件都將在地方法院持續進行時，或若相關案件在地方法院的判決預計會早於IPR預計的最終書面決定時，PTAB可能會行使裁量權來否定IPR的立案。故專利權人有可能以選擇訴訟法院或調整庭期的方式試圖讓IPR的立案被否定。
2. 專注在反駁IPR申請人對一些「較弱的系爭請求項」不具專利性的論述，這在此次法規修正後，更顯得必要，因為修正後法規要求PTAB要考量所有系爭專利，所以PTAB不再篩選系爭請求項，只要有一項請求項存在被成功挑戰的合理預期即可立案，故當「較弱的系爭請求項」有可能被成功挑戰時，則PTAB會准許立案，至於對其他系爭請求項，專利權人可等進入審判階段後再詳加論述。
3. 若自行放棄一些「較弱的系爭請求項」後可讓IPR的立案被否定，即可考慮放棄該些項，如此可避免其他「較強的系爭請求項」被捲入IPR的審判階段。
4. 避免糾纏於技術內容的論證，應專注在挑出IPR申請人事實或證據的缺失並加以反駁，例如證據的日期、證據是否為印刷出版文件、未明確指出使用證據中的哪一部分內容、不適當的系爭請求項解釋、未提出的系爭請求項解釋、petition提出時間是否晚於地方法院相關案件提出時間一年以上、未闡明有利益關係的真實當事人、未能與之前的petition區隔、未能提供充分證據證明系爭請求項有可能被成功挑戰、以及證據組合的理由有瑕疵等。
四、小結
此次USPTO針對PTAB的程序規則所提出法律修正主要是關於37 CFR, part 42其中包含了42.23、42.24、42.71、42.108、42.208、42.120、及42.220等條款，其影響雖有待觀察，不過需要實審的系爭請求項的數目顯然會增加，而且根據USPTO 2020/09統計數據，IPR的立案率有下降的趨勢（由2019的63%降至2020的56%），這可能標示著專利權人加大了避免IPR立案的力度。
資料來源：
1. USPTO Trial Statistics, Sep. 2020
https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx
2. USPTO Trial Statistics, June. 2020
3. Federal Register / Vol. 85, No. 237 Page 79120-79129
4. Avoiding IPR Institution: Your Best Defense to an IPR Challenge https://www.mintzimmigrationlaw.com/insights-center/viewpoints
5. Tip #1 ~ #6 for Avoiding IPR https://www.mintzimmigrationlaw.com/insights-center/viewpoints
6. 美國專利紛爭解決之關鍵性變革 陳在方 交大法學評論第2期p. 1~62, 2017
最近 (2020/12/09) USPTO針對PTAB的程序規則提出法律修正：立案須基於全部系爭請求項及全部事由、以及刪除立案時因證人證言而產生有利於申請人的推定，此修正已於2021/01/08生效。其中「立案須基於全部系爭請求項及全部事由」是根據美國最高法院在SAS案（參見SAS Institute Inc. v. Iancu, 138 S. Ct. 1348）中之裁定，依據35 U.S.C. 314之IPR、PGR及CBM立案規定，立案的請求項要包括petition中所挑戰的全部請求項（以下稱為系爭請求項），該PTAB有權決定或者基於該petition所提出的全部系爭請求項來立案或者拒絕該petition立案。相較於修正前的法規，PTAB在決定IPR、PGR及CBM等程序是否立案時，可基於其中的全部系爭請求項或部分系爭請求項，或基於其中所主張的全部或部分不可專利性的理由而作出決定。例如，PTAB決定僅基於那些已達標的系爭請求項和事由進行審查 (review)，從而為了審查效率而限縮了審查對象。至於「刪除立案時因證人證言而產生有利於申請人的推定」，修正前的法規(37 CFR Subpart B §42.108(c))有規定：「僅是為了決定IPR是否立案之目的，由（專利權人所提的）證人證言（例如專家證人的證言）所產生的實質事實爭點將被視為有利於IPR申請人」，本次修法將該有利於IPR申請人的推定取消。再者，此次法規修正還特地將專利權人的「再回應」納入了法條之中加以明確規範。
三、IPR的實務策略
IPR是PTAB最受歡迎的複審程序，截至2019年8月31日，在PTAB提交的複審申請書中IPR佔了93%。當IPR程序在走到「最終書面決定」時，其中的系爭請求項被判無效的比例是相當高的，例如在2019會計年度中所有走到「最終書面決定」的系爭請求項中有高達七成被判無效（參見AIA trial statistics, June 2020），故專利權人非常不希望進入到審判階段，所以有一定比例會先進行和解，即便通過立案審查而進入審判階段之後，仍有一定比例進行和解。除了和解之外，專利權人在爭取IPR不通過立案審查所採用的策略大致為：
1. 若不論IPR是否被准許立案，相關案件都將在地方法院持續進行時，或若相關案件在地方法院的判決預計會早於IPR預計的最終書面決定時，PTAB可能會行使裁量權來否定IPR的立案。故專利權人有可能以選擇訴訟法院或調整庭期的方式試圖讓IPR的立案被否定。
2. 專注在反駁IPR申請人對一些「較弱的系爭請求項」不具專利性的論述，這在此次法規修正後，更顯得必要，因為修正後法規要求PTAB要考量所有系爭專利，所以PTAB不再篩選系爭請求項，只要有一項請求項存在被成功挑戰的合理預期即可立案，故當「較弱的系爭請求項」有可能被成功挑戰時，則PTAB會准許立案，至於對其他系爭請求項，專利權人可等進入審判階段後再詳加論述。
3. 若自行放棄一些「較弱的系爭請求項」後可讓IPR的立案被否定，即可考慮放棄該些項，如此可避免其他「較強的系爭請求項」被捲入IPR的審判階段。
4. 避免糾纏於技術內容的論證，應專注在挑出IPR申請人事實或證據的缺失並加以反駁，例如證據的日期、證據是否為印刷出版文件、未明確指出使用證據中的哪一部分內容、不適當的系爭請求項解釋、未提出的系爭請求項解釋、petition提出時間是否晚於地方法院相關案件提出時間一年以上、未闡明有利益關係的真實當事人、未能與之前的petition區隔、未能提供充分證據證明系爭請求項有可能被成功挑戰、以及證據組合的理由有瑕疵等。
四、小結
此次USPTO針對PTAB的程序規則所提出法律修正主要是關於37 CFR, part 42其中包含了42.23、42.24、42.71、42.108、42.208、42.120、及42.220等條款，其影響雖有待觀察，不過需要實審的系爭請求項的數目顯然會增加，而且根據USPTO 2020/09統計數據，IPR的立案率有下降的趨勢（由2019的63%降至2020的56%），這可能標示著專利權人加大了避免IPR立案的力度。
資料來源：
1. USPTO Trial Statistics, Sep. 2020
https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx
2. USPTO Trial Statistics, June. 2020
3. Federal Register / Vol. 85, No. 237 Page 79120-79129
4. Avoiding IPR Institution: Your Best Defense to an IPR Challenge https://www.mintzimmigrationlaw.com/insights-center/viewpoints
5. Tip #1 ~ #6 for Avoiding IPR https://www.mintzimmigrationlaw.com/insights-center/viewpoints
6. 美國專利紛爭解決之關鍵性變革 陳在方 交大法學評論第2期p. 1~62, 2017
