M&K Holdings, Inc.（後稱M&K）為美國第9,113,163（簡稱’163號專利）之專利權人，前述專利涉及壓縮視訊檔的方法，2018年，Samsung Electronics Co., Ltd. （後稱Samsung）以’163號專利非為可准予專利標的向PTAB提出IPR，進一步來說，Samsung主張無效理由之依據為部分請求項為可被預期的及顯而易見的。嗣後經PTAB認同前述無效理由依據後立案。

PTAB審理中，M&K質疑Samsung引用前案並非為35 U.S.C §102規範之印刷刊物，原因在於引用前案均是來自於joint collaborative team on video coding這個團隊於其官方網站上傳內容（上傳日早於’163號專利主張之優先權日），M&K表示公眾並無法取得引用的3件引用前案。然PTAB持相反意見，原因在於joint collaborative team on video coding乃一廣為人知的機構，故引用前案可為該技術領域中具有通常知識者於勤勉努力後，檢索可得。PTAB於發出的最終書面決定中指出’163號專利之申請專利範圍無效，此外，與本案有關的是，於PTAB做出的最終書面決定中，指出系爭請求項3之於其中一件引用前案為可被預見的，然Samsun的請求中僅主張該系爭請求項為顯而易見的。M&K向CAFC提請上訴。

CAFC庭審時，M&K提出PTAB不應將其中兩件引用前案認定為印刷品，故公眾可於適度的勤勉下檢索可得的主張，CAFC對此爭點表示，就本案提交的證據均可支持表示影像編碼技術 (video coding technology) 領域中具有通常知識者於勤勉努力下可尋得兩件系爭引用前案，故符合35 U.S.C §102規範之印刷刊物；至於PTAB做出的系爭請求項3無效的決定乃基於Samsung未主張之無效理由，CAFC表示，按行政程序法(Administrative Procedure Act)，PTAB須及時通知專利權人事實及法律依據，並且給予利害關係人考慮事實與論據的機會，本案中PTAB顯然已違反前述法律。CAFC認同PTAB已偏離Samsung提出無效理由的範疇中而做出決定，是以，CAFC做出撤銷系爭請求項3非為可准予專利的決定並發回PTAB重審。

資料來源：

1.  Court Rejects IPR Decision That Claim Was Anticipated Where Petition Asserted Only Obviousness, IPO Daily News. February 2, 2021.
2.  M& K Holdings, Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., Fed Circ. 2020-1160., February 1, 2021.