歐洲專利局已公布審查指南修正條文，預定自2021年3月1日起生效。歐洲專利局向來要求發明說明 (description) 應修正至與核准的申請專利範圍一致，即將生效的新審查指南對此要求將更為嚴格；在此新規定尚未生效前，目前歐洲專利局發出的審查意見通知已有採取新標準的情形。

發明說明應修正至與核准的申請專利範圍一致之要求來自於EPC法規，Article 84 EPC規定申請專利範圍應定義尋求保護之標的，並應清楚明確，且受發明說明支持，Rule 42(1)(c) EPC規定發明說明應揭露所請之發明。現行之審查指南規定申請案應避免發明說明及申請專利範圍間的不一致，例如用語與實質特徵的不一致，或是所請標的及圖式不受申請專利範圍支持等狀況。根據新審查指南之規定，除非實施例對於強調修正後所請標的之特定特徵有合理之助益，或已明確標示 (prominently marked) 不屬於所請發明的一部分，否則申請專利範圍中未見之實施例必須被刪除。新規定施行後，先前實務上將「發明」或「實施例」改為「揭露 (disclosure)」或「如…所述 (as described herein)」的作法可能不再被接受。因此，根據核准的申請專利範圍對發明說明進行之修正需要審慎考量。

舉例來說，英國依據2017年Actavis v Eli Lilly的判例（後稱Actavis案）導入均等論 (doctrine of equivalents) 於專利侵權判斷之適用後，應如何在歐洲專利局新實務中兼顧發明說明與申請專利範圍之一致性，以及將來涉訟時能以對己方有利之角度適用均等論，都需要深思。根據Actavis案，無文義侵權時判斷侵權是否成立可透過3個問題進行分析：(1) 變體 (variant) 是否以與專利發明實質上相同的方式，達到實質上相同之結果？(2) 對於該所屬技術領域中具有通常知識者而言，變體係以與專利發明實質上相同的方式，達到實質上相同之結果一事，是否顯而易見？(3) 該所屬技術領域中具有通常知識者是否會認為，專利權人有意要求其發明之施行應嚴格遵循申請專利範圍之文字含意？前2個問題的答案為「是」，第3個問題的答案為「否」時，則成立侵權；第3個問題常成為訴訟之關鍵，而許多訴訟中被指控侵權者都在這關敗下陣來。依據個案狀況進行分析，若在申請專利範圍中明確指出不包含某個實施例，則可能被視為應就申請專利範圍之文義做較嚴格的解釋時，對專利權人反而較為不利；因此，有些案件在修正時若將部分特徵刪除，減少限縮條件，對權利保護會較有利。申請人在考慮進行修正時仍應視個案之狀況作全盤考量，以求取權利保護之最大利益。

資料來源：New practice on amendments to the description at the European Patent Office (EPO), Marks & Clerk. February 1, 2021.<https://www.marks-clerk.com/Home/Knowledge-News/Articles/New-practice-on-amendments-to-the-description-at-t.aspx#.YDBf5BozYfc>