歐洲專利局於2021年1月25日公告修訂的歐洲專利審查指南 (Guidelines for Examination in the European Patent Office) 已於2021年3月1日起施行，本次修訂的重點之一規範申請人應確保說明書與申請專利範圍二者的記載內容一致。有關新修訂的專利審查指南說明可參見本報歐洲專利局對發明說明之修正新實務（第266期2021/03/11）。除了先前本報介紹的內容外，根據新修訂的歐洲專利審查指南第H部分第V章第2.7節所述，說明書必須與修改後的申請專利範圍的內容一致，當申請專利範圍經過修改後，申請人應根據需要對應修改說明書的記載內容，以符合歐洲專利審查指南第F部分第II章第4.2節、第IV章第4.3節和第IV章第4.4節之相關規定。

根據歐洲專利審查指南第F部分第II章第4.2節，此新修訂的專利審查指南明確規範申請人應當根據修改後的申請專利範圍修改「發明技術領域」和「發明內容」二部分，使其可對應於申請專利範圍之內容。針對說明書中發明技術領域之部分，按照以往專利審查指南所述，發明技術領域可透過引述獨立項中第一部分（對應於先前技術）之內容來表明發明相關聯的技術領域；因此，根據新修訂的專利審查指南所述，若申請專利範圍於審查過程中有調整獨立項中第一部分的記載內容，則申請人也應當一併修改說明書中發明技術領域的記載內容，以符合說明書與申請專利範圍二者一致的規定。

根據歐洲專利審查指南第F部分第IV章第4.3節，申請人應避免說明書和申請專利範圍之間存在任何不一致的情況，以避免保護範圍產生疑義。此處所指的不一致包括以下四種態樣：

(i)            單純的言語不一致；

(ii)          關於明顯必要特徵的不一致；

(iii)         申請專利範圍未涵蓋說明書及／或圖式所請標的之部分；

(iv)         類似申請專利範圍的語法。

針對(i)和(ii)種不一致的情況，以往歐洲專利局已要求申請人應確保說明書所記載之發明應與申請專利範圍一致，即應避免說明書中未指明獨立項所載之特徵為實踐該發明之必要特徵，或應避免說明書記載該發明僅限於以某特徵實現但申請專利範圍卻未加以限定，或應避免說明書記載某特徵為達成該發明效果之必要特徵但卻未將該特徵限定於獨立項中等不一致的情況。

延續以往關於記載內容一致之要求，新修訂的專利審查指南再強化修改後的申請專利範圍與說明書及／或圖式的一致性規定，此次特別針對實施例是否對應於申請專利範圍進行限定，要求申請人應當將不再涵蓋於修改後的獨立項的實施例所對應之段落和圖式刪除；若申請人欲保留未涵蓋於獨立項的實施例，則該實施例應符合保留在說明書中能有助於強調修改後的申請專利範圍之特定態樣的前提，並且在說明書中明確標示(prominently marked)：「申請專利範圍未涵蓋此實施例」之敘述，以確保說明書及／或圖式能與修改後的申請專利範圍一致，避免因為說明書中保留此實施例而對申請專利範圍之解讀產生困擾。此外，新修訂的專利審查指南更進一步指明以往將「發明 (invention)」或「實施例(embodiment)」之用語改為「揭露 (disclosure)」、「例子 (example)」或「方面 (aspect)」的作法，並未敘明修改後的申請專利範圍未涵蓋這些被保留在說明書的實施例，故此作法已不再可行。同理，關於獨立項中必須採用的技術特徵，於說明書中亦不得以「較佳地 (preferably)」、「可 (may)」或「選擇性地 (optionally)」等用語描述；此外，說明書中被排除在可專利性之外的所請標的之相關敘述也需要對應刪除，或者修改成敘明其非屬於可授予專利的例外或明確標示為其不屬於所請求保護之發明，以確保說明書和申請專利範圍的一致性。

根據歐洲專利審查指南第F部分第IV章第4.4節，說明書中應刪除有關「發明精神 (the spirit of the invention)」的模糊敘述，避免說明書記載不清楚的敘述而使其被解讀成相較於申請專利範圍所請求保護之更寬廣的範圍；新修訂的專利審查指南更規範說明書應避免記載類似申請專利範圍的語法（例如：「根據請求項1 (according to clause 1)」、「其特徵在於 (characterised in that)」、「更包含 (further comprising)」），以避免申請專利範圍所請求保護之真正範疇因說明書而導致不清楚（違反專利法第84條之規定），或者說明書僅僅以文字複述申請專利範圍的所請標的而非相關或必要的敘述（違反專利法實施細則第48(1)(c)條之規定）。

此外，根據新修訂的歐洲專利審查指南第H部分第V章第2.7節所述，倘若申請人未依要求對應修改後的申請專利範圍調整說明書，審查部門將發出口頭審理通知。因此，為避免在核准前單純因為說明書和申請專利範圍不一致而衍生後續回覆的程序和費用，建議申請人在提出答辯同時審慎檢視說明書所記載的內容是否符合新修訂的專利審查指南之一致性要求。

綜合上述新修訂的專利審查指南之規定可見，歐洲專利局不斷追求說明書與申請專利範圍二者的記載內容存在高度一致性，有助於確立說明書在核准公告後用來解釋申請專利範圍的記載內容。以往，一份用心規劃和撰寫的專利申請文件在提出申請當時雖能確保說明書與申請專利範圍的一致性，即發明技術領域的描述、說明書中關於必要特徵與附加特徵的敘述、實施例（涵蓋於申請專利範圍之範疇）與對照例（未涵蓋於申請專利範圍之範疇）的區別等皆能與申請專利範圍的內容相應，而符合說明書與申請專利範圍一致的規定；然而，一旦審查階段為克服不具可專利性之審查意見而修改申請專利範圍後，原先說明書和申請專利範圍一致的情況即被破壞，導致第三人在解讀核准的申請專利範圍時，不能直接以說明書解讀申請專利範圍，而須先另外核對說明書中哪些實施例或敘述內容實質上已非涵蓋於核准的申請專利範圍中，導致說明書並非整份內容皆能用以解讀申請專利範圍。因此，筆者推崇新修訂的歐洲專利審查指南更嚴格要求說明書應與申請專利範圍一致之立意，此做法有助於使說明書用於解釋核准公告之申請專利範圍的範圍時可以更加明確且無疑義，減少申請專利範圍產生模糊解讀的空間，使整份說明書、圖式和申請專利範圍成為一份清楚且明確揭露技術之文件。