Dexcom, Inc.（後稱專利權人）與Abbott Diabetes Care, Inc、Abbott Diabetes Care Sales Corp.（後稱被授權人）彼此為製造即時性血糖監控系統的競爭者，兩造於多年專利訴訟案爭訟下，終於在2014年和解後簽訂交互授權協議；交互授權協議內容包含一管轄合意條款 (forum selection clause)，指定未來兩造在法律允許的範圍內，若有任何涉此協議之爭端時，由德拉瓦州地院 (District Court for the District of Delaware) 為專屬管轄法院，至於授權協議有效期間為最後一件專利之專利權期限到期或者是2025年12月31日（以較早者為準）。授權期間到期後，專利權人向德州西區地院對Abbott提出專利侵權訴訟，指控被授權人對其所持有的五件美國專利（先前簽訂授權協議的專利）侵權，被授權人引用管轄合意條款向德州西區地院提出移審至德州德拉瓦州地院之請求，並於確認是否移審未決時主張專利權人就授權專利向德州西區地院提出侵權訴訟之舉違反管轄合意條款，後德州西區地院將前述兩件訴訟合併轉由德拉瓦州地院審理。

被授權人嗣後2022年4月向專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 對系爭專利提出八件兩造重審 (Inter Parte Review, IPR)，專利權人同年8月向PTAB提出不予立案請求，若干月後，專利權人就被以因被授權人向PTAB提出IPR，向德拉瓦州地院提出被授權人有悖管轄合意條款的反訴。被授權人同年10月向地院再提出駁回該請求，專利權人於2023年向德拉瓦州地院請求核發初步禁制令，請求地院阻卻IPR的續行，然經德拉瓦州地院審酌後，拒絕核發臨時禁制令，且准許PTAB續行IPR程序。德拉瓦州地院作出前述中間命令後，專利權人上訴至CAFC。

CAFC審酌後，指出兩造對於協議期間 (Covenant Period) 過後，是否可以提出IPR請求存有爭議，但CAFC指出根據該份授權協議內容，即使載有管轄合意條款，然無庸置疑地可看出於協議期間內於部分情況時得提出IPR請求。由此可推論出，由於管轄合意條款可適用於協議期間或協議之後，故協議期間內允許提交IPR，則該條款不得禁止逾協議期間後提交IPR請求。具體來說，該協議允許兩造挑戰彼方或彼方產品的任何專利或專利申請案，或在法律、法規或細則等規定之提出挑戰的最終期限的情況下，例如IPR請求。是以，CAFC肯認德拉瓦州地院不接受專利權人請求被授權人因違反管轄合意條款的主張，阻卻被授權人續行IPR，遂作出拒絕核發初步禁制令的中間命令。
 

資料來源：

1. IPR Not Barred by Forum Selection Clause, IPO Daily News. January 5, 2024.
2. Dexcom, Inc., V. Abbott Diabetes Care, Inc., Abbott Diabetes Care Sales Corporation, Fed Circ. 2023-1795., January 3, 2024.