手段功能用語 (Means Plus Function, MPF) 是一種申請專利範圍的特殊記載形式,我國《專利審查基準》載明「當申請人採用手段功能用語或步驟功能用語解釋請求項時,請求項之特徵將包含說明書中所敘述對應於達成該功能之必要結構、材料或動作及其均等範圍,惟並非直接限縮於說明書中所載之實施例,其中該均等範圍應以申請時該發明所屬技術領域中具有通常知識者不會產生疑義之範圍為限」。至於美國專利實務,則有專利法第112(f)條的適用。
在電資領域專利,功能特徵是很常見的請求項撰寫方式,故勢必有很大的機會遇到手段功能用語的事件,更不用說現正火熱發展的人工智慧 (Artificial Intelligence, AI) 專利了。筆者以下簡述幾則我國智慧財產及商業法院及美國專利審判和上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 的相關案例,希藉此對於手段功能用語有進一步的認識。
智慧財產及商業法院111年度民專訴字第15號判決
系爭專利係發明公告第I361391B號「數位化即時通報系統及其應用方法」,其請求項1記載一種數位化即時通報系統,包含一資訊接收端,該資訊接收端建置有一資訊處理系統(其餘略)。判決理由指出,該資訊處理系統於請求項1僅記載「係為辨識、確認資訊整合伺服端之電子資訊,再進行處理程序,同時將電子資訊儲存於資料庫」之特定功能,但「系統」一詞並未傳達任何結構上特徵,前置詞「資訊處理」亦未賦予「系統」結構上之意涵,因此就「資訊處理系統」於系爭專利請求項1所記載之內容,並無足以達成特定功能之完整結構、材料或動作,可認定為手段功能用語;進一步參照說明書中相關記載,該資訊接收端大致為個人電腦、伺服器或係工作站等裝置,惟說明書並無揭露該特定功能所對應的結構、材料或動作,最後將該資訊處理系統解釋為「進行電子資訊辨識、處理及儲存之電腦軟、硬體及其均等範圍」;而後參照系爭專利說明書所載的先前技術(人力處理效率不佳)以及數位化的發明目的,該資訊處理系統之均等範圍不包含人工執行之實施方式。
PTAB案號:2023-000761 (2024年03月19日)
涉案專利請求項1記載一種用於自動駕駛演算法開發的裝置,包括一個或多個處理器,步驟包含[e]利用學習自動駕駛演算法,根據目前要行駛的路線重新配置自動駕駛演算法(其餘略)。在本案例中,PTAB認為所述「學習自動駕駛演算法」未記載足夠的結構特徵來實現其功能,從而適用專利法第112(f)條;進一步參照說明書亦無相關結構特徵。是以,PTAB認為涉案專利適用專利法第112(f)條,並且根據專利法第112(b)認為請求項不明確。
PTAB案號:2022-003718 (2024年01月18日)
涉案專利請求項1記載一種智慧事件和變更管理的系統,包括一主動機器學習模組(其餘略)。在本案例中,PTAB指出該主動機器學習模組僅以功能術語進行描述,例如「監控資訊資產」、「重新分配事件報告」、「接收資料」和「確定並分配優先順序」等,惟該些功能術語在請求項中缺乏結構細節,從而適用專利法第112(f)條;進一步參照說明書亦無相關結構特徵(演算法)。是以,PTAB認為涉案專利適用專利法第112(f)條,並且根據專利法第112(b)認為請求項不明確。PTAB強調,在電腦實施的發明中,僅公開不帶演算法的通用電腦恐不符合第112(f)條中結構特徵的要求。
小結
專利申請階段或經核准公告後的公眾審查,是否遭遇被認定手段功能用語的事件仍屬未知數。當申請專利範圍被認為涉及手段功能用語時,若說明書未揭露對應之必要結構、材料或動作,恐衍生未明確且充分揭露的問題,最壞的情況是專利申請無法獲准或專利權被撤銷;另一方面,若說明書有揭露對應之必要結構、材料或動作,則是與專利權範圍及均等範圍息息相關,不過至少專利申請可能獲准或專利權不會因此被撤銷。是以,筆者建議電資領域專利能於說明書中明確且充分揭露功能用語的演算法實施例,即步驟、流程、協同運作等細節,當面臨手段功能用語的事件時,可以有較佳的基礎進行答辯或抗辯。
在電資領域專利,功能特徵是很常見的請求項撰寫方式,故勢必有很大的機會遇到手段功能用語的事件,更不用說現正火熱發展的人工智慧 (Artificial Intelligence, AI) 專利了。筆者以下簡述幾則我國智慧財產及商業法院及美國專利審判和上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 的相關案例,希藉此對於手段功能用語有進一步的認識。
智慧財產及商業法院111年度民專訴字第15號判決
系爭專利係發明公告第I361391B號「數位化即時通報系統及其應用方法」,其請求項1記載一種數位化即時通報系統,包含一資訊接收端,該資訊接收端建置有一資訊處理系統(其餘略)。判決理由指出,該資訊處理系統於請求項1僅記載「係為辨識、確認資訊整合伺服端之電子資訊,再進行處理程序,同時將電子資訊儲存於資料庫」之特定功能,但「系統」一詞並未傳達任何結構上特徵,前置詞「資訊處理」亦未賦予「系統」結構上之意涵,因此就「資訊處理系統」於系爭專利請求項1所記載之內容,並無足以達成特定功能之完整結構、材料或動作,可認定為手段功能用語;進一步參照說明書中相關記載,該資訊接收端大致為個人電腦、伺服器或係工作站等裝置,惟說明書並無揭露該特定功能所對應的結構、材料或動作,最後將該資訊處理系統解釋為「進行電子資訊辨識、處理及儲存之電腦軟、硬體及其均等範圍」;而後參照系爭專利說明書所載的先前技術(人力處理效率不佳)以及數位化的發明目的,該資訊處理系統之均等範圍不包含人工執行之實施方式。
PTAB案號:2023-000761 (2024年03月19日)
涉案專利請求項1記載一種用於自動駕駛演算法開發的裝置,包括一個或多個處理器,步驟包含[e]利用學習自動駕駛演算法,根據目前要行駛的路線重新配置自動駕駛演算法(其餘略)。在本案例中,PTAB認為所述「學習自動駕駛演算法」未記載足夠的結構特徵來實現其功能,從而適用專利法第112(f)條;進一步參照說明書亦無相關結構特徵。是以,PTAB認為涉案專利適用專利法第112(f)條,並且根據專利法第112(b)認為請求項不明確。
PTAB案號:2022-003718 (2024年01月18日)
涉案專利請求項1記載一種智慧事件和變更管理的系統,包括一主動機器學習模組(其餘略)。在本案例中,PTAB指出該主動機器學習模組僅以功能術語進行描述,例如「監控資訊資產」、「重新分配事件報告」、「接收資料」和「確定並分配優先順序」等,惟該些功能術語在請求項中缺乏結構細節,從而適用專利法第112(f)條;進一步參照說明書亦無相關結構特徵(演算法)。是以,PTAB認為涉案專利適用專利法第112(f)條,並且根據專利法第112(b)認為請求項不明確。PTAB強調,在電腦實施的發明中,僅公開不帶演算法的通用電腦恐不符合第112(f)條中結構特徵的要求。
小結
專利申請階段或經核准公告後的公眾審查,是否遭遇被認定手段功能用語的事件仍屬未知數。當申請專利範圍被認為涉及手段功能用語時,若說明書未揭露對應之必要結構、材料或動作,恐衍生未明確且充分揭露的問題,最壞的情況是專利申請無法獲准或專利權被撤銷;另一方面,若說明書有揭露對應之必要結構、材料或動作,則是與專利權範圍及均等範圍息息相關,不過至少專利申請可能獲准或專利權不會因此被撤銷。是以,筆者建議電資領域專利能於說明書中明確且充分揭露功能用語的演算法實施例,即步驟、流程、協同運作等細節,當面臨手段功能用語的事件時,可以有較佳的基礎進行答辯或抗辯。