近日，中國大陸最高人民法院智慧財產權法庭審結一起發明專利權無效行政糾紛上訴案件，案件爭點為「在中國大陸完成的發明」的判斷和保密審查義務的條件及審查基礎等問題。

該案中，美國A公司為一發明專利的專利權人，B公司提出該件專利之專利權無效宣告，主張涉案專利技術方案係廣東省某科研專案成果，美國A公司未提出保密審查，便將在中國大陸完成的發明向國外申請專利；而涉案專利係美國A公司以同樣的技術方案在中國大陸申請並獲得的專利，不應被核准專利。中國大陸國知局對此作出無效宣告請求審查決定，決定指出涉案專利的實質性內容已於2010年上半年在國外完成，早於廣東省某科研項目開始時間，該項目應為相關技術方案的產業化過程。基於當事人的舉證，無法確認涉案專利所涉發明完成地在中國大陸，故維持涉案專利權有效。B公司不服，向北京智慧財產權法院提起訴訟，一審判決駁回其訴訟請求。B公司遂向最高人民法院提起上訴。

最高人民法院二審認為，2010年修訂的專利法實施細則第八條第一款規定：「專利法第二十條所稱在中國完成的發明或者實用新型，是指技術方案的實質性內容在中國境內完成的發明或者實用新型。」根據前述規定，判斷專利申請人是否負有報請保密審查的義務，取決於技術方案的實質性內容是否在中國大陸完成。

判斷已核准的專利是否因違反保密審查的規定而應當被宣告無效，須審查的是先於中國大陸專利申請而在外國提起的專利申請技術方案的實質性內容是否在中國大陸完成。因此，原則上應當以向外國提出的專利申請文本為審查基礎。在能夠確認中國大陸專利申請與外國專利申請的技術方案實質相同的情況下，得以中國大陸專利申請文本作為審查基礎。

技術方案實質性內容完成地的認定，應根據證據，審查技術方案的形成過程、發明人完成技術方案實質性內容時的所在地等，結合所屬領域的技術研發規律，進行綜合判斷。本案中，根據涉案專利發明人溝通郵件記錄的技術內容，結合廣東省某科研專案記載的專案背景、專案進度等情況，從本領域技術研發及產業化規律來看，可認定涉案專利技術方案的實質性內容在廣東省某科研專案立項時即已完成，該項目應為相關技術方案的產業化過程，現有證據不足以證明涉案專利技術方案的實質性內容是在中國大陸境內完成。故駁回上訴，維持原判。
 
資料來源：“在中国完成的发明”的判断，最高人民法院知識產權法庭，2024年9月6日。
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