一、前言：
筆者於108年4月之專利話廊，曾撰寫「當專利民事訴訟碰到專利範圍更正」一文，其中就法院專利更正之准否，可否自為判斷之爭議？引用106年度民專訴字第100號判決，判決中提出三個理由，認為法院有權限自為判斷專利更正之准否。112年2月15日總統公布修正之智慧財產案件審理法（下稱「智審法」），112年8月30日施行。智審法第43條第4項規定：「第1項、第2項情形，法院得就更正專利權範圍之合法性自為判斷，並於裁判前表明其法律上見解及適度開示心證。」修法理由謂：「依第41條第1項規定，法院於民事訴訟程序就專利權之權利有效性，有判斷權限。伴隨著專利權有效性判斷，必須認定之更正合法性爭點；且基於舉重以明輕之法理，及迅速解決紛爭之精神，參酌日本實務見解，應肯定法院具有更正合法性之判斷權限。」在目前法制下專利權人藉由更正專利權範圍，做為民事專利訴訟之防禦方法，以排除被告無效事由之抗辯，實務及學理所通稱之「更正再抗辯」或「對抗主張」，茲再就新法修正後若干疑義淺析之。
 
二、「更正專利範圍」之提出時點：
1、於民事專利訴訟之前提出：
(1)、智慧局尚在審查中：
智審法第43條第1項之修法理由謂：「至於專利民事事件繫屬前，專利權人已依專利法第67條第1項規定，向專利專責機關單獨申請更正專利權範圍；或依第77條第1項規定，於舉發審查期間申請更正專利權範圍，因該等更正案非基於訴訟上排除他造主張或抗辯之無效事由而來，核與本項關於更正再抗辯之規定意旨有別，故專利權人於起訴請求或主張之專利權範圍，應視該更正案之審定而論」。專利民事事件繫屬前之更正，核與智審法第43條第1項之情形不同，則法院遇此情形，可否適用同條第3項「法院得就更正專利權範圍之合法性自為判斷」？法院若需等待智慧局之審定結果後，才能續行審理，則似與迅速解決紛爭之目的相違背？因而筆者淺見以為：上揭修法理由中所稱「應視該更正案之審定而論」，除了是指審定結果之外，應該也要包含智慧局審定之時間，是否會造成訴訟延宕而定，讓法院可以迅速解決紛爭，可就更正專利權範圍之合法性自為判斷，正如同專利舉發中之案件，法院可以自為判斷專利是否具有得撤銷之事由，不必等候智慧局舉發之審定結果。
(2)、智慧局已准予更正：
在112年度民專訴字第4號判決中，法院所整理之爭執之事項，有將「系爭專利第二次更正後說明書內容，是否實質擴大或變更公告時之申請專利範圍（即有無違反專利法第67條第4項）？」列為爭點，因為依專利法第71條第1項第1款之規定，違反專利法第67條第4項即：實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，列為舉發之事由，因而智慧局雖已准予專利範圍更正，惟在專利民事訴訟程序中，被告仍可就專利範圍之更正，認為系爭專利有違反專利法第67條第4項，提出得撤銷事由之抗辯，法院對被告提出前揭之抗辯得自為判斷。
(3)、智慧局已不准予更正：
專利權人在智慧局不准予更正專利範圍後，提出專利民事訴訟，被告訴訟中提出專利具有得撤銷事由之抗辯，假設專利權人復以同一事由向智慧局申請更正專利範圍，則此時法院是否可適用智審法第43條第4項之規定，就更正專利權範圍之合法性自為判斷？筆者以為：專利權人以同一事由向專利專責機關申請更正，似乎沒有禁止之法律依據，並非屬於智審法第43條第2項：「不得向專利專責機關申請更正」之情事，法院就前開更正專利權範圍之合法性，得自為判斷。
 
2、於民事專利訴訟中提出：
(1)、得向專利專責機關申請更正之情形：
智審法第43條第1項之規定，專利權人於民事訴訟程序主張更正再抗辯時，應先踐行向專利專責機關申請更正專利權範圍之程序，次向法院陳明依更正後之專利權範圍為請求或主張。法院得就更正專利權範圍之合法性自為判斷，並於裁判前表明其法律上見解及適度開示心證。依107年度民專上字第16號判決認為：專利權人提起專利民事侵權訴訟主張其專利權遭侵害，原則上其在民事訴訟中所得主張之權利範圍，是應該以智慧局所核准公告之範圍為準，若法院已就不准予更正為心證開示，則斯時法院是否要諭示原告：應變更為依申請更正前之專利權範圍為請求或主張？
(2)、不得向專利專責機關申請更正之情形：
依智審法第43條第2項之規定，專利權人因不可歸責於己之事由，致不得向專利專責機關申請更正，且如不許更正顯失公平者，得逕向法院陳明欲更正專利權之範圍，並以之為請求或主張。修法理由略為：「如因不可歸責於己之事由，致無法向專利專責機關申請更正者，例如：另案舉發案中，專利專責機關作成專利舉發成立之審定，未經爭議訴訟判決撤銷該審定確定前，該審定之行政處分仍具有實質存續力，專利專責機關無從受理專利權人之更正申請。上開情形，專利權人既無法藉由向專利專責機關更正專利權範圍，以排除無效事由。倘其於訴訟上亦不得以欲更正專利權之範圍為請求或主張，即無從進行其他有效之攻擊防禦方法，係屬顯失公平之情形。」然而修法理由又謂：「專利權人於客觀上本得向專利專責機關單獨申請更正，或於另案舉發審查期間申請更正時，卻未適時申請更正，嗣後發生不得向專利專責機關申請更正者，乃屬可歸責於己之事由，致不得申請更正（諸如專利權人於訴訟程序中本得向專利專責機關單獨申請更正，或於另案舉發審查程序申請更正，並以更正後之專利權範圍為請求或主張，竟不適時申請更正，致事後發生已不得向專利專責機關申請更正時，始欲依本項規定主張更正再抗辯等），非屬可例外免除專利權人必需先向專利專責機關申請更正專利權範圍之情形，自不得依本項主張更正再抗辯。」觀諸上揭前、後段修法理由中所舉之兩個例子，舉發過程中專利權人未適時更正專利範圍，究竟係可歸責抑或係有顯失公平之情形？實有疑惑而無所適從。按專利審查基準（第一篇第二十章）：「發明或新型專利權之部分請求項若經審定撤銷，舉發案於行政救濟期間，因原處分審定結果對舉發成立之請求項有撤銷專利權之拘束力，故專利權人所提更正，僅得就原處分中審定舉發不成立之請求項為之。更正內容如包括審定舉發成立之請求項者，由於更正須就申請專利範圍整體為之，應通知專利權人限期刪除該部分之更正內容，並檢送刪除後之全份申請專利範圍，屆期未補正者，全案不受理其更正申請，無從部分受理更正；於設計專利，因係全案審定，故原處分審定舉發成立者，不受理其更正申請。」管見以為：智審法第43條第2項之規定，應從嚴適用，因為專利權人面對專利舉發之證據，自有時間或機會尋求專業人士提供意見，而提出專利舉發答辯，此時之答辯，有關專利範圍之更正自應在專利舉發答辯之考量範疇內，因而就專利權人若未適時更正專利範圍，原則上應認定係可歸責予專利權人之事由，至於是否有顯失公平之情事？才例外由法院依具體個案審酌之。
 
三、結語
「當專利民事訴訟碰到專利範圍更正」，一直都是法院審理時之困擾，智審法112年8月30日施行後，筆者以「智慧財產案件審理法第43條」為關鍵字在司法院裁判書系統中搜尋，尚未找到相關之判決。智審法第43條有關法院得就更正專利權範圍之合法性自為判斷，筆者認為之疑義困惑，尚無相關案例可供參考，勉力就新法修正後若干疑義提出管見，尚祈指正。