淺談兩岸新穎性的「依通常知識的直接置換」及「慣用手段的直接置換」
2024.09.05
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一、前言
新穎性是專利有效性中最基本的要件，新穎性的概念包含多個態樣，其中我國的「擬制喪失新穎性」的多個態樣中包含了「差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵」（以下簡稱「依通常知識的直接置換」），而中國大陸的新穎性的多個態樣中則包含了「慣用手段的直接置換」，這兩者本身的概念有類似之處，但這兩者在兩岸的新穎性的位階中又有其差異。此外，2024年7月1日起修改施行之我國專利審查基準對於「依通常知識的直接置換」作出調整而引起了些許的討論，故本文在此探討兩岸新穎性的「依通常知識的直接置換」及「慣用手段的直接置換」的異同。
二、我國的新穎性
我國的專利審查基準第二篇第三章「2.4新穎性之判斷基準」中，將「一般新穎性」分為三種態樣：「1.完全相同」、「2.差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵」及「3.差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念」，但是在「擬制喪失新穎性」中進一步增列第四種態樣：「4.差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵」。因此本文所要探討的「依通常知識的直接置換」，在我國並不適用於「一般新穎性」，而僅適用於「擬制喪失新穎性」。
而在適用「擬制喪失新穎性」的情形時，專利審查基準對於「依通常知識的直接置換」中，原僅有一簡單例子：引證文件已記載固定元件為螺釘，而該螺釘在該引證文件中僅須具備「固定」及「可鬆脫」的功能，由於螺栓亦包含該二項功能，因此僅將螺釘置換為螺栓應屬依通常知識的直接置換。
而今年的專利審查基準修改後，增加了第二個例子：晶片封裝結構的請求項與引證文件的差異僅在於基板材質的不同，引證文件已記載陶瓷基板具有承載晶片的功能，而請求項的金屬基板具有承載晶片的功能係該技術領域之通常知識。因此，將陶瓷基板置換為金屬基板，應屬依通常知識的直接置換。
前述兩個例子中，均只論述置換前後的兩個技術特徵是否具有相同的功能，而未給出更多的說明。而修改前的唯一例子為螺釘與螺栓，此明顯為相當近似的兩物品而僅有些許的形狀差異，但修改後新增的例子為陶瓷基板與金屬基板，這兩個材質則有明顯的差異，因此直接置換的兩個技術特徵本身的差異程度似乎並非重點，反而是否具有相同功能扮演關鍵角色。
雖然專利審查基準的說明不多，但此一新增的例子是源自於民國99年便做出的判決（智慧財產法院99年度行專訴字第43號判決），該判決表示：依一般通常知識可知基板具有承載晶片之功能，且系爭專利因為要增加散熱功效故採用金屬基板，故基板對於系爭專利而言，必須兼具「承載」及「散熱」之功效，而證據1之陶瓷基板亦兼具「承載」及「散熱」之功效，因「金屬基板」與「陶瓷基板」均為系爭專利申請前之通常知識（或慣用手段），且陶瓷基板亦具有系爭專利之金屬基板之增加散熱之效果，故系爭專利申請專利範圍第1及30項之「金屬基板」與證據1之「陶瓷基板」之差異為發明所屬技術領域中具通常知識者參酌原證6之通常知識（或慣用手段）即能直接置換，故由證據1可證明系爭專利申請專利範圍第1及30項擬制喪失新穎性。
參照前述判決的意旨可知，「依通常知識的直接置換」的判斷重點有二：
第一，引證前案的對應技術特徵（陶瓷基板）是否能達成請求項的技術特徵（金屬基板）於系爭專利中所達成的相同功效（承載及散熱）。
第二，引證前案的對應技術特徵（陶瓷基板）與請求項的技術特徵（金屬基板）是否均為系爭專利申請前之通常知識（或慣用手段）。
同時滿足兩者的情況下，便有相當高的機會可認定為「依通常知識的直接置換」，至於直接置換的兩個技術特徵本身的差異程度似乎並非判斷的重點。
三、中國大陸的新穎性
中國大陸的專利審查指南第二部分第三章「3.2審查基準」中，直接將新穎性分為五種態樣：「1.相同內容的發明或者實用新型」、「2.具體（下位）概念與一般（上位）概念」、「3.慣用手段的直接置換」、「4.數值和數值範圍」及「5.包含性能、參數、用途或者製備方法等特徵的產品權利要求」。並且專利審查指南並未將前述任何一種態樣限制於僅適用「抵觸申請」（即我國的「擬制喪失新穎性」）中，因此中國大陸的「慣用手段的直接置換」同樣適用於「一般新穎性」的情形，此為與我國的「依通常知識的直接置換」最大的不同。
中國大陸的「慣用手段的直接置換」與我國的「依通常知識的直接置換」有一相同的簡單的例子：對比文件公開了採用螺釘固定的裝置，而要求保護的發明或者實用新型僅將該裝置的螺釘固定方式改換為螺栓固定方式，則該發明或者實用新型不具備新穎性。中國大陸的專利審查指南並未如同我國有進一步強調螺釘及螺栓具備相同的功能，而單純地表示將螺釘改換為螺栓屬於「慣用手段的直接置換」。
雖然中國大陸的專利審查指南對於「慣用手段的直接置換」並未有較詳細的說明，但從中國國家知識產權局所精選的2022年的複審無效十大案件的「一種用於給排水的活接接頭」（ZL201920390483.9）的解析內容來看，判斷是否屬於「慣用手段的直接置換」，可以從「技術效果」及「各技術手段之間關係」兩個角度來分析：
「技術效果」：考慮相關技術手段是否為本領域熟知的可以置換的技術手段，將相關技術手段進行置換後的技術效果是否實質相同。
「各技術手段之間關係」：考慮相關技術手段置換後對其他技術特徵帶來的影響，例如對於通過結構特徵限定的產品權利要求，置換某一部件，是否會影響其與技術方案中其他組成部分之間的配合關係。若進行替換後，技術方案中與該技術手段配合的其他組成部分需要作出較大的改變，通常不滿足「直接」置換的要求。
因此該無效案例中，如果把證據1的密封墊替換為涉案專利的密封圈，還需要額外設置密封槽與之配合，顯然這一「替換」是建立在其他技術特徵也需作出相應改變的前提下。因此，該案中，不能認為採用密封圈替換密封墊屬於機械領域慣用手段的直接置換。
四、兩岸的「依通常知識的直接置換」及「慣用手段的直接置換」的比較
第一，從判斷的方式來看，我國的前述判決與中國大陸的前述無效案例來看，兩者同樣需要考慮置換前後的兩技術特徵是否同樣為申請前的通常知識或慣用手段，並且同樣需要考慮是否置換後仍能達成相同的功效或技術效果。此外，實際上中國大陸判斷技術效果時，會著重於該技術特徵於該權利要求中所能達到的「整體」技術效果來判斷。並且，中國大陸的前述無效案例更進一步著重在替換後是否需要進一步造成其他改變來配合。此兩點為兩岸實質判斷的差異之處。
第二，從適用的情形來看，如同前述，此為最大的差異，我國的「依通常知識的直接置換」僅適用於「擬制喪失新穎性」而不適用於最常見的「一般新穎性」。然而，僅適用於「擬制喪失新穎性」代表該引證前案未於系爭專利申請前公開或公告，因此該引證前案自然無法作為質疑進步性的前案證據，故「依通常知識的直接置換」將會成為舉發人爭執的重點，否則一旦被認定不屬於「依通常知識的直接置換」，便無法再進一步透過進步性來攻擊系爭專利。
至於中國大陸方面，不論「抵觸申請」及「一般新穎性」均涵括「慣用手段的直接置換」之態樣，故「慣用手段的直接置換」適用的機會較廣。對於系爭專利申請前已公開或公告的引證前案而言，縱使該引證前案最終被認定非「慣用手段的直接置換」，該引證前案還是能攻擊系爭專利的創造性，或甚至組合其他引證前案彌補差異之後再來攻擊系爭專利的創造性。因此對於系爭專利申請前已公開或公告的引證前案來說，無須過度爭執是否為系爭專利的「慣用手段的直接置換」，而直接以不具創造性為由作出核駁或提起無效宣告即可。故在中國大陸，「慣用手段的直接置換」的重點爭執場合應仍與我國一樣是在「擬制喪失新穎性／抵觸申請」的情形。
雖然過去中國大陸於實用新型的初步審查時，因無法以不具創造性為由作出核駁，故有時需依賴「慣用手段的直接置換」來使略有差異的引證前案也能以「明顯不具新穎性」為由而核駁實用新型申請，但從2024年1月修改後的專利審查指南施行後，也能以「明顯不具創造性」為由而核駁實用新型申請，故對於系爭專利申請前已公開或公告的引證前案而言，審查委員現在更無須執著於該引證前案是否為「慣用手段的直接置換」，而逕以「不具創造性」亦可核駁實用新型申請。
五、結語
綜上，雖然我國修改後專利審查基準於2024年7月施行，但實際上對擬制新穎性中有關「依通常知識的直接置換」並未造成實質上影響，兩岸在「依通常知識的直接置換」以及「慣用手段的直接置換」之判斷方式上，應僅有在功效判斷上略有差異，其餘差異應不會太大。至於從適用的情形來看，由於2024年1月中國大陸修改後的專利審查指南施行後，於實用新型的初步審查時，也能以明顯不具創造性核駁，針對過往與引證前案略有差異的實用新型，可能因適用「慣用手段的直接置換」上而發生爭議之案例，將因此大幅減少。
新穎性是專利有效性中最基本的要件，新穎性的概念包含多個態樣，其中我國的「擬制喪失新穎性」的多個態樣中包含了「差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵」（以下簡稱「依通常知識的直接置換」），而中國大陸的新穎性的多個態樣中則包含了「慣用手段的直接置換」，這兩者本身的概念有類似之處，但這兩者在兩岸的新穎性的位階中又有其差異。此外，2024年7月1日起修改施行之我國專利審查基準對於「依通常知識的直接置換」作出調整而引起了些許的討論，故本文在此探討兩岸新穎性的「依通常知識的直接置換」及「慣用手段的直接置換」的異同。
二、我國的新穎性
我國的專利審查基準第二篇第三章「2.4新穎性之判斷基準」中，將「一般新穎性」分為三種態樣：「1.完全相同」、「2.差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵」及「3.差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念」，但是在「擬制喪失新穎性」中進一步增列第四種態樣：「4.差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵」。因此本文所要探討的「依通常知識的直接置換」，在我國並不適用於「一般新穎性」，而僅適用於「擬制喪失新穎性」。
而在適用「擬制喪失新穎性」的情形時，專利審查基準對於「依通常知識的直接置換」中，原僅有一簡單例子：引證文件已記載固定元件為螺釘，而該螺釘在該引證文件中僅須具備「固定」及「可鬆脫」的功能，由於螺栓亦包含該二項功能，因此僅將螺釘置換為螺栓應屬依通常知識的直接置換。
而今年的專利審查基準修改後，增加了第二個例子：晶片封裝結構的請求項與引證文件的差異僅在於基板材質的不同，引證文件已記載陶瓷基板具有承載晶片的功能，而請求項的金屬基板具有承載晶片的功能係該技術領域之通常知識。因此，將陶瓷基板置換為金屬基板，應屬依通常知識的直接置換。
前述兩個例子中，均只論述置換前後的兩個技術特徵是否具有相同的功能，而未給出更多的說明。而修改前的唯一例子為螺釘與螺栓，此明顯為相當近似的兩物品而僅有些許的形狀差異，但修改後新增的例子為陶瓷基板與金屬基板，這兩個材質則有明顯的差異，因此直接置換的兩個技術特徵本身的差異程度似乎並非重點，反而是否具有相同功能扮演關鍵角色。
雖然專利審查基準的說明不多，但此一新增的例子是源自於民國99年便做出的判決（智慧財產法院99年度行專訴字第43號判決），該判決表示：依一般通常知識可知基板具有承載晶片之功能，且系爭專利因為要增加散熱功效故採用金屬基板，故基板對於系爭專利而言，必須兼具「承載」及「散熱」之功效，而證據1之陶瓷基板亦兼具「承載」及「散熱」之功效，因「金屬基板」與「陶瓷基板」均為系爭專利申請前之通常知識（或慣用手段），且陶瓷基板亦具有系爭專利之金屬基板之增加散熱之效果，故系爭專利申請專利範圍第1及30項之「金屬基板」與證據1之「陶瓷基板」之差異為發明所屬技術領域中具通常知識者參酌原證6之通常知識（或慣用手段）即能直接置換，故由證據1可證明系爭專利申請專利範圍第1及30項擬制喪失新穎性。
參照前述判決的意旨可知，「依通常知識的直接置換」的判斷重點有二：
第一，引證前案的對應技術特徵（陶瓷基板）是否能達成請求項的技術特徵（金屬基板）於系爭專利中所達成的相同功效（承載及散熱）。
第二，引證前案的對應技術特徵（陶瓷基板）與請求項的技術特徵（金屬基板）是否均為系爭專利申請前之通常知識（或慣用手段）。
同時滿足兩者的情況下，便有相當高的機會可認定為「依通常知識的直接置換」，至於直接置換的兩個技術特徵本身的差異程度似乎並非判斷的重點。
三、中國大陸的新穎性
中國大陸的專利審查指南第二部分第三章「3.2審查基準」中，直接將新穎性分為五種態樣：「1.相同內容的發明或者實用新型」、「2.具體（下位）概念與一般（上位）概念」、「3.慣用手段的直接置換」、「4.數值和數值範圍」及「5.包含性能、參數、用途或者製備方法等特徵的產品權利要求」。並且專利審查指南並未將前述任何一種態樣限制於僅適用「抵觸申請」（即我國的「擬制喪失新穎性」）中，因此中國大陸的「慣用手段的直接置換」同樣適用於「一般新穎性」的情形，此為與我國的「依通常知識的直接置換」最大的不同。
中國大陸的「慣用手段的直接置換」與我國的「依通常知識的直接置換」有一相同的簡單的例子：對比文件公開了採用螺釘固定的裝置，而要求保護的發明或者實用新型僅將該裝置的螺釘固定方式改換為螺栓固定方式，則該發明或者實用新型不具備新穎性。中國大陸的專利審查指南並未如同我國有進一步強調螺釘及螺栓具備相同的功能，而單純地表示將螺釘改換為螺栓屬於「慣用手段的直接置換」。
雖然中國大陸的專利審查指南對於「慣用手段的直接置換」並未有較詳細的說明，但從中國國家知識產權局所精選的2022年的複審無效十大案件的「一種用於給排水的活接接頭」（ZL201920390483.9）的解析內容來看，判斷是否屬於「慣用手段的直接置換」，可以從「技術效果」及「各技術手段之間關係」兩個角度來分析：
「技術效果」：考慮相關技術手段是否為本領域熟知的可以置換的技術手段，將相關技術手段進行置換後的技術效果是否實質相同。
「各技術手段之間關係」：考慮相關技術手段置換後對其他技術特徵帶來的影響，例如對於通過結構特徵限定的產品權利要求，置換某一部件，是否會影響其與技術方案中其他組成部分之間的配合關係。若進行替換後，技術方案中與該技術手段配合的其他組成部分需要作出較大的改變，通常不滿足「直接」置換的要求。
因此該無效案例中，如果把證據1的密封墊替換為涉案專利的密封圈，還需要額外設置密封槽與之配合，顯然這一「替換」是建立在其他技術特徵也需作出相應改變的前提下。因此，該案中，不能認為採用密封圈替換密封墊屬於機械領域慣用手段的直接置換。
四、兩岸的「依通常知識的直接置換」及「慣用手段的直接置換」的比較
第一，從判斷的方式來看，我國的前述判決與中國大陸的前述無效案例來看，兩者同樣需要考慮置換前後的兩技術特徵是否同樣為申請前的通常知識或慣用手段，並且同樣需要考慮是否置換後仍能達成相同的功效或技術效果。此外，實際上中國大陸判斷技術效果時，會著重於該技術特徵於該權利要求中所能達到的「整體」技術效果來判斷。並且，中國大陸的前述無效案例更進一步著重在替換後是否需要進一步造成其他改變來配合。此兩點為兩岸實質判斷的差異之處。
第二，從適用的情形來看，如同前述，此為最大的差異，我國的「依通常知識的直接置換」僅適用於「擬制喪失新穎性」而不適用於最常見的「一般新穎性」。然而，僅適用於「擬制喪失新穎性」代表該引證前案未於系爭專利申請前公開或公告，因此該引證前案自然無法作為質疑進步性的前案證據，故「依通常知識的直接置換」將會成為舉發人爭執的重點，否則一旦被認定不屬於「依通常知識的直接置換」，便無法再進一步透過進步性來攻擊系爭專利。
至於中國大陸方面，不論「抵觸申請」及「一般新穎性」均涵括「慣用手段的直接置換」之態樣，故「慣用手段的直接置換」適用的機會較廣。對於系爭專利申請前已公開或公告的引證前案而言，縱使該引證前案最終被認定非「慣用手段的直接置換」，該引證前案還是能攻擊系爭專利的創造性，或甚至組合其他引證前案彌補差異之後再來攻擊系爭專利的創造性。因此對於系爭專利申請前已公開或公告的引證前案來說，無須過度爭執是否為系爭專利的「慣用手段的直接置換」，而直接以不具創造性為由作出核駁或提起無效宣告即可。故在中國大陸，「慣用手段的直接置換」的重點爭執場合應仍與我國一樣是在「擬制喪失新穎性／抵觸申請」的情形。
雖然過去中國大陸於實用新型的初步審查時，因無法以不具創造性為由作出核駁，故有時需依賴「慣用手段的直接置換」來使略有差異的引證前案也能以「明顯不具新穎性」為由而核駁實用新型申請，但從2024年1月修改後的專利審查指南施行後，也能以「明顯不具創造性」為由而核駁實用新型申請，故對於系爭專利申請前已公開或公告的引證前案而言，審查委員現在更無須執著於該引證前案是否為「慣用手段的直接置換」，而逕以「不具創造性」亦可核駁實用新型申請。
五、結語
綜上，雖然我國修改後專利審查基準於2024年7月施行，但實際上對擬制新穎性中有關「依通常知識的直接置換」並未造成實質上影響，兩岸在「依通常知識的直接置換」以及「慣用手段的直接置換」之判斷方式上，應僅有在功效判斷上略有差異，其餘差異應不會太大。至於從適用的情形來看，由於2024年1月中國大陸修改後的專利審查指南施行後，於實用新型的初步審查時，也能以明顯不具創造性核駁，針對過往與引證前案略有差異的實用新型，可能因適用「慣用手段的直接置換」上而發生爭議之案例，將因此大幅減少。
