本件系爭專利為中國大陸第201520898029.6號、名稱為「一種無膠環保封卷的捲筒」的實用新型，系爭專利權利要求1記載有兩個並列的技術方案，內容為：「一種無膠環保封卷的捲筒，包括處於捲筒最外層的捲筒末圈，其特徵在於：在靠近該捲筒末圈尾端處沿捲筒軸向方向形成一相對圓周表面突出的壓合部，該壓合部由捲筒上的一圈（下稱技術方案A）或幾圈（下稱技術方案B）卷紙與該捲筒末圈通過機械層間壓合方式共同夾出或擠出形成。」無效宣告請求人在2019年對系爭專利權提出無效宣告。中國大陸國知局於2019年作出系爭專利權利要求1中的技術方案A不具備創造性，宣告系爭專利權部分無效，在權利要求1中的技術方案B及權利要求2引用技術方案B的技術方案的基礎上維持系爭專利權有效的決定。無效宣告請求人不服，提起訴訟。

一審法院於2020年12月2日作出判決：一、撤銷中國大陸國知局作出的無效宣告請求審查決定；二、中國大陸國知局針對無效宣告請求人就系爭專利提出的無效宣告請求重新作出審查決定。專利權人不服，提出上訴。最高人民法院於2023年6月28日作出駁回上訴且維持原判的判決，以下摘錄最高人民法院見解。

最高人民法院認為系爭專利，權利要求1既包含產品的形狀、構造也包含產品的製造方法。被訴決定認定的系爭專利權利要求1技術方案B與證據1的區別特徵在於：1.壓合部的卷紙層數不同。2.壓合部的機械層間壓合方式不同。系爭專利壓合部是通過從兩個相對的方向同時施加壓力而形成；證據1接頭則是通過從一個方向施加壓力而形成。對此，最高人民法院認為，系爭專利的保護客體應是捲筒本身的形狀、構造或其結合，而非生產該捲筒的方法，在認定保護範圍和進行新穎性、創造性評價時應該排除對產品的形狀、構造或其結合不產生影響的製造方法的技術特徵。本專利權利要求1並未記載從兩個方向施力進行夾擠。即使限定了從兩個方向向中間施加壓力，其也僅是對壓合部形成方式的限定，無論是從一個方向施力或兩個方向施力，均不會對最終形成的壓合部及捲筒的形狀、構造產生影響。因此，系爭專利權利要求1技術方案B關於壓合方式的技術特徵不屬於本專利的保護範圍，在判斷創造性時，不應將其作為與現有技術的區別特徵予以考慮。

關於該區別特徵對本領域技術人員來說是否顯而易見，最高人民法院指出，無論是證據1或系爭專利，設置壓合部的目的均在於將卷紙尾端固定，避免卷紙散開。雖證據1公開的卷紙生產裝置及方法無法製造出幾圈卷紙與末圈卷紙壓合的捲筒，本領域技術人員也無動機將證據1的裝置及方法改進為製造幾圈卷紙與末圈卷紙壓合的裝置及方法。但在考量改進動機時，應著眼於現有技術的產品本身，而非製造該產品的方法。只有產品本身的形狀、構造或其結合相對於現有技術並非顯而易見，才對創造性有貢獻；原則上不能僅因其權利要求中包含的方法非顯而易見而認定其具備創造性。

本案應考慮的是，本領域技術人員為進一步提高壓合部的穩固性，有無動機改進採用證據1的裝置及方法製造出來的捲筒產品，將一圈卷紙與末圈卷紙壓合的捲筒改進為幾圈與末圈壓合的捲筒；而不是有無動機將證據1的製造一圈卷紙與末圈卷紙壓合的捲筒的裝置或方法改進為製造幾圈與末圈壓合的捲筒的裝置或方法。證據1明確記載，紙的多層、多張或多片的機械層間結合眾所周知。本領域技術人員為提高壓合部的穩固性，有動機也容易想到增加與末圈壓合的卷紙的圈數，採用幾圈與末端壓合。故系爭專利權利要求1技術方案B相對於證據1不具備創造性。簡言之，最高人民法院認定對於既包含產品形狀、構造，又包含產品製造方法的實用新型專利權利要求，在判斷其新穎性、創造性時，如果其方法特徵能夠使產品具有某種特定形狀、構造，則該方法特徵對實用新型專利權保護範圍具有限定作用。在進行新穎性、創造性判斷時，應當將該方法導致的特定形狀、構造與現有技術的形狀、構造進行比對，而非將該方法本身與現有技術的方法進行比對。


資料來源：包含方法特征的实用新型专利新颖性、创造性判断，中國最高人民法院知識產權法庭。2024年8月16日。
<https://ipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-3366.html>