Dr. Islam是一位任職於密西根大學 (University of Michigan) 的電子與電腦工程終身職教授。當Dr. Islam加入密西根大學時,簽署內容包括依循密西根大學規章的受僱契約,任職期間智慧財產權所屬權為密西根大學。Dr. Islam後於2012年於不支薪假期中成立一家新公司,且向美國專利局提出多件暫時申請案,於2013年返回密西根大學時提出正式申請案後獲准專利,且將前述專利讓與給Omni MedSci Inc.(後稱Omni),本案中之系爭專利便為前述專利。2018年,Omni向德州東區地院 (Eastern District of Texas) 對Apple Inc.(簡稱Apple)提出美國第9,651,533號與第9,861,286號專利的侵權訴訟。
Apple依美國聯邦民事訴訟規則第12(b)(1)條向德州東區地院提出不具當事人適格動議,即Omni非為系爭專利之專利權人,故應駁回訴訟的動議。Apple主張Dr. Islam彼時簽署的受僱契約已合法將系爭專利讓與給密西根大學,故密西根大學方為系爭專利之專利權人。嗣後德州東區地院審理後指出,該受僱契約內容非當然自動讓與,而是未來讓與意向的聲明,故駁回Apple之主張, Apple向CAFC提出上訴。
CAFC審理時,同意德州東區地院之判決理由,進一步來說,CAFC指出,密西根大學之規章缺乏「現在時態」之執行文字,且僅是在敘述教職員讓與相關的狀況,並不代表將權利自動讓與給密西根大學。相較於先前CAFC判例中的用語闡釋,本案中的相關約定至多是在表達未來同意讓與的意向。是以,CAFC維持德州東區地院作出駁回Apple主張的判決。
資料來源:
1. Court Upholds Denial of Motions to Dismiss Suit for Lack of Standing, IPO Daily News, August 3, 2021.
2. Omni MedSci, Inc. v. Apple Inc., Fed 2020-1715, 2020-1716., August 2, 2021.