作者 劉芯芸

一、簡要事實

上訴人於民國100年5月9日以「Mink商標」指定使用於第18類之「皮夾、錢包、腰包、皮箱、行李袋、購物袋、登山袋、露營袋、手提包、皮包……」等商品向經濟部智慧財產局(以下稱「原處分機關」)申請註冊，經原處分機關認定其為指定商品材質之說明，而於101年4月19日核駁其註冊申請。上訴人不服，提起訴願，經訴願決定駁回，上訴人仍不服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟。

於行政訴訟繫屬中，上訴人迭次向原處分機關申請減縮指定商品僅餘「登山袋、露營袋」(註一)二項，惟該行政訴訟仍遭智慧財產法院於102年2月21日判決駁回。上訴人故再向最高行政法院提起本件上訴。

二、最高行政法院判決要旨

最高行政法院於102年8月作成之判字第526號行政判決，其中闡明商標註冊申請案之法規基準時「實務上一般認應以行政爭訟程序終結前為法規基準時，惟不能一概而論，應分別就係對申請人有利或不利以決定法規基準時。」(註二)因現行商標法第29條第1項第1款及第31條第1項之規定大致與修正前商標法第23條第1項第2款及第24條第1項之規範相同，「並無對申請人有利或不利之情事，固本件商標之申請應否准許註冊，應以101年7月1日施行之現行商標法為斷。」(註三)

最高行政法院再指出，商標申請案係向行政法院（包括智慧財產法院行政訴訟庭）提起課予義務訴訟，「依行政訴訟法規定行政法院就申請案之課予義務訴訟有調查事實適用法律而為課予義務判決之權能」(註四)，即行政法院應「就減縮指定商品或服務此一程序事項所形成之事實，基於行政訴訟法規定課予義務訴訟行政法院對於申請案有調查事實適用法律之權能，自經斟酌並調查此一事實，而為判決」(註五)。於該判決中，最高行政法院要求智慧財產法院應針對系爭商標申請案經核駁審定後申請人再就指定商品服務進行減縮之部分加以詳細調查，而認智慧財產法院顯有未依職權調查事實之違法。

關於商標申請指定商品減縮是否得於商標申請案遭核駁後之行政訴訟階段列入考量，最高行政法院指出，「依現行商標法第23條第1項但書關於商品或服務之減縮之程序係規定於申請後仍得為之，而申請指定使用商品或服務減縮係屬其他申請事項之變更，應向智慧財產局為之（現行商標法第24條參照），則商品或服務之減縮當然包括申請案遭否准後之行政救濟期間，此比較商標異議評定等案之分割減縮僅限於審定前為之之規定甚明（現行商標法第38條第3項規定）。是以若將申請案之事實狀態基準時設定在審定時，而行政法院不得斟酌行政救濟中之減縮指定商品或服務之事實，勢必仍應駁回原告之訴，則上開分割減縮於申請後仍得為之之規定將形同具文。且關於申請商標不具先天識別性，而將指定使用商品或服務之減縮，並不涉及特定相關商標權人其權利之調整，是以就此事項，其事實狀態基準時，應為行政法院事實審言詞辯論終結前為基準時」(註六)。

三、商標法規相關修正

101年7月1日現行商標法公布施行，其中第31條第3項為新增條文，明定商標註冊申請案「指定使用商品或服務之減縮……，應於核駁審定前為之」(註七)。依我國商標專責機關經濟部智慧財產局公布之商標法修正草案說明，其立法理由乃因「考量實務上於核駁審定後行政救濟期間始減縮商品或服務及申請分割者，行政救濟機關則無法進行審查，往往須由商標專責機關以違法事由不存在而先自行撤銷原處分，再另重新審理另為處分之方式處理，反覆審查，浪費行政資源。復按現行制度已採行核駁理由先行通知機制，並於此次修正放寬陳述意見期間，申請人已有充分審慎斟酌考量是否減縮商品或服務、商標圖樣之非實質變更及申請分割之機會，復為使案件早日確定，自應就核駁審定後請求減縮及申請分割之時點加以限制，爰規定應於核駁審定前為之」(註八)。

四、判決簡析

依上述判決內容觀之，最高行政法院針對商標申請案核駁審定後再主張減縮指定商品服務之案件，傾向保護商標申請人之程序利益，以行政訴訟法就課予義務訴訟賦予行政法院(及智慧財產法院)之權能，要求法院應就對申請人有利之主張詳加調查並予以審酌。惟依本案案情觀之，考慮到101年7月新法已修正施行並明定商標註冊申請案可減縮指定商品服務之時點，依中央法規標準法第18條之規定(註九)，於發回智慧財產法院重審後，系爭商標申請人針對指定商品減縮部分之主張是否得依最高行政法院之見解為智慧財產法院所肯認、並獲得准予註冊之判決，仍未見明朗。以下就現行商標相關法規及商標註冊審查實務簡析之：

(一)最高行政法院將智慧財產法院之原判決廢棄並發回更審，要求智慧財產法院應針對系爭商標申請案經核駁審定後申請人再就指定商品服務進行減縮之部分加以詳細調查。惟原處分機關於101年4月19日作成之核駁審定仍有法律效力，於該核駁審定遭智慧財產法院判決撤銷前，原處分機關依現行商標法第31條第3項之規定，自不得准予申請人就系爭商標指定商品減縮之申請。是故，依現行商標法之規定，系爭商標之指定商品減縮將無法於原處分機關完成登記，亦無法成為智慧財產法院於更審中列入審酌之事實。於此，最高法院對於智慧財產法院應就「系爭商標究係何時准予減縮？減縮後之指定使用商品為何？」等事實詳加調查之要求，自難以達成。

(二)最高行政法院認為行政訴訟法第200條已賦予行政法院調查事實、適用法律之權能，及經斟酌並調查事實而為判決之權能，故行政法院應以申請人之利益為考量，審酌案件事實並詳加調查。惟考量現行商標法第31條第3項「避免浪費行政資源」及「使案件早日確定」之立法意旨，以及中央法規標準法第18條對於「新法已廢除或禁止之事項」即便有利於當事人仍不得適用舊法規之明文規定，關於申請人利益與社會公益間之權衡取捨，仍有得斟酌之處。由於依法裁判為一普遍之司法原則，筆者認為智慧財產法院於更審中仍將傾向按現行商標法之規定，認定系爭商標申請案之指定商品減縮聲請於核駁審定後即不得為之，自再無就減縮後指定使用商品為何及系爭商標與減縮後指定商品間之關係(作為判斷是否維材質說明之依據)詳加論述。

至本文截稿前，依經濟部智慧財產局商標檢索系統資料所示，系爭商標申請案之指定商品並未完成減縮之登記，且對於本案之更審判決亦尚未出爐。現行商標法第31條第3項關於指定商品減縮時點之新增規定於本案後續法院審理中將如何解釋並適用，仍需待後續判決闡明。
惟本案僅為最高行政法院之判決而非判例，對日後之智慧財產法院判決並無拘束力。且現行商標法已明定商標註冊申請案指定商品服務之減縮應於核駁審定前為之，日後倘有相關商標爭議，商標主管機關及法院依法不需受理申請案核駁後指定商品服務減縮之聲請。商標申請人倘有考慮以減縮指定商品服務之方式爭取商標註冊者，請務必依照現行法令規定於核駁審定前為之，或針對無不得註冊事由之指定商品服務先提出分割申請，以避免商標申請案整件遭核駁，衍生曠日廢時之行政訴訟程序，損及商標註冊先機。

附註：

註一、審判決於得心證理由部分謂上訴人減縮後之商品僅餘「購物袋、露營袋」二項，與上訴人主張不一致，此亦為最高行政法院認定智慧財產法院判決違法之理由之一。
註二、最高行政法院102年度判字第526號行政判決
註三、高行政法院102年度判字第526號行政判決
註四、行政訴訟法200條：「行政法院對於人民依第五條規定請求應為行政處分或應為特定內容之行政處分之訴訟，應為下列方式之裁判：一、原告之訴不合法者，應以裁定駁回之。二、原告之訴無理由者，應以判決駁回之。三、原告之訴有理由，且案件事證明確者，應判命行政機關作成原告所申請內容之行政處分。四、原告之訴雖有理由，惟案件事證尚未臻明確或涉及行政機關之行政裁量決定者，應判命行政機關遵照其判決之法律見解對於原告作成決定。」
註五、最高行政法院102年度判字第526號行政判決
註六、最高行政法院102年度判字第526號行政判決
註七、現行商標法第31條第3項規定：「指定使用商品或服務之減縮、商標圖樣之非實質變更、註冊申請案之分割及不專用之聲明，應於核駁審定前為之。」
註八、關於商標法第31條第3項之增訂理由，商標法修正草案中另有提及：「申請人得提出申請減縮、分割商品或服務之時點，與申請註冊範圍之確認及審查密切相關，係屬涉及人民之權利義務事項，依中央法規標準法第5條第2款規定，應以法律定之，爰予明定。」
註九、中央法規標準法第18條：「各機關受理人民聲請許可案件適用法規時，除依其性質應適用行為時之法規外，如在處理程序終結前，據以准許之法規有變更者，適用新法規。但舊法規有利於當事人而新法規未廢除或禁止所聲請之事項者，適用舊法規。」