一、案件背景

相信大家對於「小南門福州傻瓜乾麵」及「小南門傳統豆花」必不陌生，即便沒吃過，也有看過或耳聞過吧！此二事業所涉及之商標是由不同人所擁有及使用，前者的商標權人為寰宇麵食館有限公司（即原告），其自民國（下同）85年起陸續以「」（小南門及圖）取得商標註冊，分別指定使用於第42類「 餐廳、冰果店、飲食店、冷熱飲料店、小吃店、餐飲店 」；第30類「便當、飯盒、雜醬麵、麻醬麵、肉臊麵、餛餛麵、麵條」；第30類「乾麵、餛飩麵、速食麵、刀削麵、排骨麵、牛肉麵、餛飩乾麵、麵條、拉麵、油麵、意麵、水餃、冷凍水餃、冷凍餛飩」等商品/服務類別（註1，下稱「系爭商標」）。

後者的商標權人為小南門食品有限公司（即被告），其於89年以「」（小南門及圖）取得商標註冊第00910408號（下稱「408號商標」），指定使用於第29類「豆花」商品，多年後於107年以「」（小南門設計圖）取得商標註冊，分別指定使用於第29類「豆漿、豆奶、豆花、….、綠豆、紅豆、黃豆、…. 、花生湯、花生仁湯、紅豆湯、綠豆湯….」；第30類「茶、茶包、冰茶、茶飲料、冰品、甜點、粉圓、….、便當、飯、滷肉飯、速食麵、肉燥麵、炸醬麵、牛肉麵、麻醬麵、餛飩、麵條、意麵、拉麵、油麵、水餃」；第43類「冷熱飲料店、飲食店、小吃店、冰果店、茶藝館、餐廳、速食店、早餐店、複合式餐廳、冰店、提供餐飲服務」等商品/服務類別（註2）。由上可知，被告所註冊的商標中，僅408號商標含有「小南門」文字，且其僅指定使用於第29類之「豆花」商品。

被告自85年起即開始於台北市著名地標小南門附近販售自行生產製造的小南門傳統豆花，自88年起受邀於小南門鄰近之遠東百貨寶慶店設點經營，而開始申請註冊、使用408號商標圖樣，之後便積極地在台灣各大重要指標性之交通據點及百貨商場建立銷售據點，並進而以行銷之目的將「小南門」文字圖案跨足使用於豆花以外之各式餅類、餃類、湯包、各式飯麵商品及湯品、熱炒菜餚等商品（下稱「系爭商品」）。原告發現被告上開行為已逾越其408號商標所指定使用之商品類別，而有侵害原告之系爭商標之情事，遂對被告提起商標侵權民事訴訟，即智慧財產法院107年度民商訴字第18號判決。本文擬就以下爭點摘述法院判斷及理由：被告在系爭商品上使用408號商標，是否構成商標法第68條第3款之商標侵權行為？

二、法院判斷及理由

法院於該判決認定被告於系爭商品上使用408號商標，確有構成商標法第68條第3款之商標侵權行為。理由如下：

按商標法第68條規定：「未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」。因此，當涉及商標侵權爭議時，除了侵權行為人是於同一商品／服務使用相同於註冊商標之商標者（即前揭條文之第1款項規定）外，其餘第2、3款情形均必須進一步探討是否有致相關消費者混淆誤認之虞者。

所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」，是指侵權行為人所使用之商標有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞而言。亦即，行為人之商標與註冊商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。而判斷兩商標有無混淆誤認之虞，應審酌：商標識別性之強弱；商標是否近似暨其近似之程度；商品、服務是否類似暨其類似之程度；先權利人多角化經營之情形；實際混淆誤認之情事；相關消費者對各商標熟悉之程度；系爭商標之申請人是否善意；其他混淆誤認之因素等，以綜合判斷是否有致相關消費者產生混淆誤認之虞的情形。

（一）商標識別性之強弱

依商標法第18條第2項規定，「商標之識別性」是指足以使商品或服務之相關消費者認識其為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。一具有先天識別性的商標，依其識別性之強弱可分為：獨創性、任意性及暗示性商標。「獨創性標識」是指運用智慧獨創所得，非沿用既有的詞彙或事物，其本身不具特定既有的含義，該標識創作的目的即在於以之區別商品或服務的來源。「任意性標識」是指由現有的詞彙或事物所構成，但與指定使用商品或服務本身或其品質、功用或其他特性全然無關者，因為這種型態的標識未傳達所指定使用商品或服務的相關資訊，不具有商品或服務說明的意義，消費者會直接將其視為指示及區別來源的標識。「暗示性標識」指以隱含譬喻方式暗示商品或服務品質、功用或其他有關成分、性質等特性，雖較易為消費者所記憶，但並非競爭同業必須或通常用以說明商品或服務的標識（參見經濟部發布之商標識別性審查基準2.1）。一般而言，獨創性標識之識別性高於任意性標識，任意性標識之識別性高於暗示性標識。

本件原告之系爭商標是城門圖樣結合下方「小南門」三字所組成，而「小南門」一詞，乃表彰位於臺北市延平南路與愛國西路交會路口圓環上知名「小南門城」之地名，系爭商標以城門圖樣結合下方「小南門」三字，所傳達予消費者之觀念，亦為「小南門」地名及其代表性之「小南門城」地標特色，雖然單純由描述所指定商品或服務的產地名稱所構成之商標，如未於市場上長期大量使用而使消費者能認識其為指示來源者，則通常不具識別性；然而，「小南門」雖是地理名稱，惟該地名於本件情形之使用是否亦不具識別性？法院就此疑問進一步指出，尚應考量該地名與所指定使用之具體商品或服務間，有無表示商品的製造地、生產地，商品或服務的商業來源地，或服務的提供地等不具識別性之情事，來加以判斷。

基上，由於系爭商標之小南門或其相應之「小南門城」與其所指定使用於餐廳、小吃店等服務或便當、乾麵等商品間並不具關連性，加上系爭商標整體商標圖樣是經過設計，且經系爭商標權人於市場上長期使用，就其商標圖樣整體或主要部分以觀確有給予相關消費者深刻的印象，因此法院認定系爭商標具有高度識別性。

（二）商標是否近似暨其近似之程度

參照最高行政法院106年度判字第609號判決意旨，商標圖樣是否近似，是就商標整體的外觀、觀念或讀音等來觀察，而判斷是否達到混淆誤認的近似程度，則應以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意為準。另須留意的是，商品性質的不同亦會影響其消費者的注意程度，例如就一般日常消費品而言，消費者的注意程度較低，對二商標間之差異的辨識力較弱，容易產生近似之印象；至於專業性商品如藥品，或單價較高之商品如汽車、珠寶，其消費者多為專業人士，或購買時會施以較高程度之注意，對二商標間之差異較能區辨，判斷近似的標準自然高於一般日常消費品之消費者。

判斷商標近似應以商標圖樣整體為觀察，此乃是由於商標呈現在商品／服務之消費者眼前的是整體圖樣，而非割裂為各部分分別呈現。惟在整體觀察原則上，尚有所謂主要部分觀察，其認為商標雖然是以整體圖樣呈現，然而商品／服務之消費者關注或者事後留在其印象中的，是其中較為顯著的部分，此一顯著的部分即屬主要部分。所以，主要部分觀察與整體觀察並非兩相抵觸、對立，主要部分最終仍是影響商標給予商品／服務之消費者的整體印象。是以，判斷商標近似，仍應以整體觀察為依歸。

由於商標近似之意義是指兩商標如標示於相同或類似商品或服務時，具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通注意，有可能誤認兩商品或服務來自同一來源或誤認不同來源間有所關聯，則於判斷商標近似時，如先商標之先天識別性較強，抑或因使用而為消費者所普遍知悉時，其主要部分極易成為消費者於交易時辨識來源之重要依據，此時消費者較易因兩商標之主要部分相同，而將兩者所提供之商品或服務來源產生聯想，於此情形，商標近似之比對即著重於主要部分，並考量主要部分最終影響商標給予商品或服務之消費者的整體寓目印象加以判斷，故上開兩觀察法對判斷商標近似是屬相輔相成，不應僅執主要部分之觀察，而忽略整體觀察原則之適用。

本件原告之系爭商標為城門圖樣結合下方「小南門」三字所組成，被告於系爭商品上使用408號商標，自左而右依序由略經設計橢圓框內以「南」字設計之城門圖樣及右側之「小南門」三字所組成。兩造商標相較，雖於城門圖樣設計及「小南門」三字之字體上有些微差異，惟由整體觀之，予人之寓目印象極為相近，讀音及觀念亦相同，故法院認定兩造商標於整體外觀、觀念及讀音，均極相彷彿，而屬構成高度近似的商標。

（三）商品是否類似暨其類似之程度

參照最高法院107年度台上字第1967號民事判決意旨，商品類似之意義是指二個不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，如果標示上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則此二商品間即存在類似的關係。又按商品包裝是否發生商品主體之混淆，仍應考量商品實際交易習慣、產業特性、一般民眾作成交易決定之因素及影響市場程度等因素綜合判斷之。以本件兩造商標指定使用之商品相較，系爭商標如圖2及圖3所示之便當、乾麵等商品與被告之系爭商品，二者之商品原料、用途、功能大致相當，且常來自相同之產製業者，如標示相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源；至於系爭商標如圖1所指定使用於餐廳、小吃店等服務與被告之系爭商品相較，因二者商品、服務之行銷管道與場所相關聯，商品產製與服務提供者有其共同性，買受人與服務對象相重疊，亦足使一般商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，故法院認定系爭商品與系爭商標指定之商品／服務間應存在高度之類似關係。

（四）反向混淆誤認

法院進一步論及「反向混淆誤認」爭議。依商標法第2條規定，商標須依法申請註冊後始得主張商標權之保護，換言之，我國商標法是採「先申請註冊原則」，先申請註冊之商標縱使不具高度著名性或為相關消費者所普遍知悉，先商標權人仍得依法主張權利。參最高行政法院105年度判字第465號判決意旨，所謂「反向混淆誤認」，即後註冊商標因較諸先註冊商標廣為消費者所知悉，消費者反而誤以為先註冊商標是仿冒後註冊商標，或誤認為先商標與後商標是來自同一來源，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權、加盟或其他類似關係。

惟正因為先、後商標易使消費者誤以為兩者來自同一來源，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權、加盟或其他類似關係，可知後商標之註冊確實有致消費者產生混淆誤認之虞，依商標法「先申請註冊原則」，自應保護註冊在先之商標，而非後商標，以維護市場之公平競爭，避免財力雄厚之企業藉由龐大之行銷能力，巧取豪奪先註冊之商標」。由上可知，我國立法於價值選擇上，是優先保護註冊在前之商標而非較為著名之商標，故本件被告雖為知名之小南門傳統豆花的經營者，其逾越408號商標指定之豆花商品而轉型跨足系爭商品之行為，實難以被認定為是符合商標法第36條第1項第1款「符合商業交易習慣之誠實信用方法」。

三、結語

綜上所述，被告於系爭商品上使用之408號商標與系爭商標圖樣高度近似（均有「小南門」三字），經法院審酌上開各項因素後，判定被告轉型跨足銷售系爭商品之行為，確實有致相關消費者誤認兩商標之使用人間有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，構成對原告系爭商標之侵害。因此，即便是知名老店家，當想要轉型、擴大經營其他商品或服務項目時，應謹慎尋求商標法律專家之專業意見，一方面確認其使用商標之行為不致侵害他人商標權，以免觸法，另一方面也確保自身之商標佈局得有更長遠完善之規劃，俾利事業之永續經營。

附註： 

註1：

圖1(註冊第00086392號)	圖2(註冊第00789633號)	圖3(註冊第01137324號)
申請日：84年10月20日 專用期間：85年11月16日~115年11月15日 商標名稱：小南門及圖 商品類別：第42類 商品或服務名稱：餐廳，冰果店，飲食店，冷熱飲料店，小吃店，餐飲店。	申請日：85年8月27日 專用期間：86年12月16日~116年12月15日 商標名稱：小南門及圖 商品類別：第30類 商品或服務名稱：便當，飯盒，雜醬麵、麻醬麵、肉臊麵、餛餛麵、麵條。	申請日：93年6月7日 專用期間：94年1月16日~114年1月15日 商標名稱：小南門及圖 商品類別：第30類 商品或服務名稱：乾麵，餛飩麵，速食麵，刀削麵，排骨麵，牛肉麵，餛飩乾麵，麵條，拉麵，油麵，意麵，水餃，冷凍水餃，冷凍餛飩。

註2：

圖4(註冊第00910408號)	圖5(註冊第01942351號)	圖6(註冊第01948440號)	圖7(註冊第01946379號)
申請日：88年3月15日 專用期間：89年10月16日~109年10月15日 商標名稱：小南門及圖 商品類別：第29類 商品或服務名稱：豆花。	申請日：107年3月31日 專用期間：107年10月1日~117年9月30日 商標名稱：小南門設計圖 商品類別：第29類 商品或服務名稱：豆漿、豆奶、豆花、豆花粉、豆漿粉、綠豆、紅豆、黃豆、經保存處理的水果、經保存處理的漿果、龍眼乾、泡菜、醬菜、豆腐乳、醃漬果、花生湯、花生仁湯、紅豆湯、綠豆湯、番薯湯、桂圓湯、滷蛋。	申請日：107年3月31日 專用期間：107年11月1日~117年10月31日 商標名稱：小南門設計圖 商品類別：第30類 商品或服務名稱：茶、茶包、冰茶、茶飲料、冰品、甜點、粉圓、芋圓、番薯圓、西谷米、便當、飯、滷肉飯、速食麵、肉燥麵、炸醬麵、牛肉麵、麻醬麵、餛飩、麵條、意麵、拉麵、油麵、水餃。	申請日：107年3月31日 專用期間：107年10月16日~117年10月15日 商標名稱：小南門設計圖 商品類別：第43類 商品或服務名稱：冷熱飲料店、飲食店、小吃店、冰果店、茶藝館、餐廳、速食店、早餐店、複合式餐廳、冰店、提供餐飲服務。

 

參考資料：

1.智慧財產法院107年度民商訴字第18號判決
2.最高行政法院106年度判字第609號判決
3.智慧財產法院108年度民商上字第15號民事判決
4.最高法院107年度台上字第1967號民事判決
5.最高行政法院105年度判字第465號判決