一、案號：智慧財產及商業法院109年度民商訴字第36號民事判決

二、案件人物關係圖：
 

 

三、背景事實:

1. 吳錦霞為阿霞飯店的創辦人，其於民國98年4月27日與其二弟之子吳榮燦、五弟之女吳青蓉(原告)協議，約定將阿霞飯店經營權分為「實體經營權」及「網路經營權」，分別由吳榮燦及吳青蓉負責，並訂立系爭契約，內容包含商標權轉讓及經營權區分約定，於特約事項第1點約定將「阿霞飯店」指定使用於第35類網路購物、線上零售服務之商標單獨轉讓予吳青蓉，指定使用於第43類之實體餐廳、飯店服務之商標則轉讓予吳榮燦，而特約事項第3點亦約定：「網路經營所有權歸屬吳青蓉，吳榮燦本人不得以『阿霞飯店』或『阿霞』相關之中英文名稱設立或委託他人設立專屬網站、網址、網頁、網誌及部落格或透過其他網站進行任何行銷或廣告宣傳等行為…，對於未經吳青蓉同意之任何網路廣告宣傳行為均屬侵權，吳青蓉保有法律追訴權，且系爭契約之效力及於雙方之繼受人。」嗣後吳榮燦過世，其妻與子即被告繼受系爭契約，共同經營管理「阿霞飯店」實體餐廳，並於台南南紡購物中心創辦「錦霞樓」餐廳。吳青蓉則以「阿霞飯店網路購物館」從事「阿霞飯店」商品的網路販售服務。

2. 雙方獨立經營後，吳青蓉於民國109年突然接獲新光三越通知，被告認為原告與新光三越合作販賣年菜有侵害被告商標權而寄發了存證信函。原告上網搜尋後，發現被告未經原告同意或授權，竟然以「阿霞飯店」名稱設立專屬網站，並以「阿霞飯店」及「阿霞」相關英文名稱於Facebook申辦帳號，宣傳實體餐廳及菜單。被告更另外設立「錦霞樓」、「錦霞樓」網路購物網站，並以「阿霞」、「阿霞飯店」行銷及宣傳商品，原告認為被告的行為已侵害其商標權，對被告起訴。

3. 被告則認為原告與新光三越合作的行為違反系爭契約內的經營原則，並侵害其商標權，且原告於其所經營網路社群平台發表之公告，影響被告阿霞飯飯店餐廳客戶，致使餐廳的商譽權受損，因此對原告提起反訴。

四、判決理由:

1. 系爭契約特約事項第3點關於吳青蓉取得「網路經營所有權」的約定，是指吳青蓉得於虛擬店鋪得以利用平面圖像、數位影音、電子媒體等，從事行銷「阿霞飯店」、「阿霞」指定於網路購物商品零售之服務。而依系爭契約特約事項第1點約定，吳青蓉取得指定使用於第35類網路購物、線上零售之商標，吳榮燦取得指定使用於第43類實體餐廳、飯店服務之商標，雙方目前經營事項與系爭契約相符。

2. 被告為吳榮燦的繼承人，依法當然承受吳榮燦基於系爭契約所享有之債權及負擔之債務，自然應受系爭契約及其特約事項的拘束。

3. 被告使用「阿霞飯店」商標行銷於第43類提供餐飲場所之實體餐廳服務，是基於被告所取得商標權之權利，並無違反系爭契約，亦未侵害原告的商標權。

4. 被告設置的「錦霞樓」網站、「錦霞樓」線上購物網內有展示菜單供消費者瀏覽，並提供線上購物服務，有跨足網路購物商品零售服務之業務，已違反系爭契約特約事項約定。另被告使用「錦霞樓」雖與原告「阿霞」商標字樣不同，但二者均有「霞」字，且「錦霞」二字為阿霞飯店創辦人吳錦霞的名字，被告網站菜單亦有多種菜色以「阿霞」命名，因此「霞」字為寓目印象深刻的主要識別部分，應認二者為近似之商標，被告設置網站的行為有致相關消費者混淆誤認為原告「阿霞飯店網路購物館」或其關係企業之可能，已違反系爭契約而侵害原告商標權，故本訴部分原告請求被告排除侵害並給付損害賠償為有理由。
5. 反訴部分，法院認為原告經營「阿霞飯店網路購物館」符合系爭契約約定，其擁有使用「阿霞」中英文名稱進行網站設立與行銷之權利。原告既然為「阿霞飯店」商標註冊於第35類服務之商標權人，其與新光三越合作販售年菜而於DM使用「阿霞飯店」商標作為網路購物宣傳，亦是用於網路購物服務，並無涉及實體餐廳經營而侵害被告商標權之情事。另法院認為原告於其網路社群平台發表之公告，內容係為澄清事實，且所述內容符合客觀事實，難謂原告有意將被告在社會上評價受到貶損，亦無構成侵害被告商譽權情事，因此被告之反訴為無理由而被駁回。

五、判決評析:

1. 被告設置「錦霞樓」網站、「錦霞樓」線上購物網被認定構成商標侵權最主要原因應為此二網站內已有跨足網路購物商品零售服務之業務，並非單純透過網路行銷宣傳其實體餐廳，故法院認為違反系爭合約約定及被告商標權指定使用服務類別範圍。

2. 吳榮燦和吳錦霞及吳青蓉簽訂系爭契約時，吳榮燦如有預想未來以網路銷售「阿霞飯店」商品會變為主流趨勢時，應可向吳錦霞主動爭取此部分權益，或後續向吳青蓉取得使用第35類商標權之同意或進行商標授權。此等當事人雙方為認識，且為堂姊弟關係，若當時能預料未來發展，應較有洽談之空間。

3. 有關家族之商標權，如當初以個人名義申請商標權，於商標權人死亡後，勢必會面臨商標權應如何繼承之問題，建議商標權人得預先規劃商標權移轉或繼承事宜，並將可能利用商標之情形向繼承人溝通清楚並取得共識，以減少商標權人於死亡後之紛爭發生。