More Detail
一、前言
我國商標權之取得係基於註冊，係採註冊主義，且係採先申請先註冊原則，商標法第22條規定：「二人以上於同日以相同或近似之商標，於同一或類似之商品或服務各別申請註冊，有致相關消費者混淆誤認之虞，而不能辨別時間先後者，由各申請人協議定之；不能達成協議時，以抽籤方式定之。」但我國在民國20年商標法就「衝突商標」的處理方式及順序明定為：先使用者註冊原則→先申請註冊原則→同日申請協議原則(註一)，民國61年商標法第4次修正，修正「衝突商標」之處理方式為「先申請主義」，依當時之商標法第36條規定：「二人以上於同一商品或同類商品以相同或近似之商標，各別申請註冊時，應准最先申請者註冊；其在同日申請而不能辨別先後者，由各申請人協議讓歸一人專用；不能達成協議時，以抽籤方式決定之。」蓋原本所採之「折衷主義」仍係以「先使用主義」為原則，惟由於使用在先之採證困難，極易遭受模仿與搶先註冊，進而產生諸多相關糾紛，故透過本次修法改採「先申請主義」，以促使商標使用人申請註冊，俾達根本解決、防杜糾紛之目的。（註二）。民國82 商標法第8次修正，增訂商標權保護之例外規定－善意先使用，增訂理由係：因商標法採註冊保護主義，先使用商標之人，未經申請註冊，固不受商標法保護，然對其後以同一商標申請註冊之他人而言，先使用人之使用商標，亦難謂因此即構成侵害，爰參酌日本商標法第32條之立法例，增訂「在他人申請商標註冊前，善意使用相同或近似之商標圖樣於同一或類似之商品，不受他人商標專用權之效力所拘束；但以原使用之商品為限；商標專用權人並得要求其附加適當之區別標示」，以昭公允（註三），增訂「善意先使用」之規定希冀在使用主義及申請主義找到平衡點。民國100年商標法修法，「善意先使用」之規定內容未修正，條次變更為商標法第36條第1項第3款。
二、「善意先使用」之性質
在他人申請商標註冊前，善意先使用相同或近似之商標圖樣於同一或類似之商品者，不受他人商標專用權之效力所拘束，亦即不構成商標之侵害。善意先使用性質是事實行為，得據此事實對抗商標權人，對抗權利人行使權利的權利，稱為抗辯權（註四）。茲整理智慧財產法院商標侵權之民、刑事訴訟，被告以「善意先使用」為抗辯之實務案例。
1. 被告是否須自行創設商標？
按商標法之善意先使用之規範，在於保護先使用行為所創造之事實狀態或社會關係，使善意使用人能在原有社會關係中，享有應受保護之利益。善意先使用商標，並不以行為人自行創設商標為限，亦包含行為人於他人商標註冊申請日前，並非以不正當競爭為目的而使用商標，均符合商標善意先使用之要件（104 年度民商上字第18號民事判決意旨），但如商標權人已先使用商標，而後因有他人抄襲商標才去註冊商標，則被告不能以善意先使用商標為抗辯，如102年度民商訴字第13號之案例：原告於88年間即使用「Ａ」商標於夾具等商品上，被告公司專營五金等業務，與原告為同業競爭關係，對原告已先使用系爭商標之事實自難諉為不知，其將該商標使用於與原告完全相同之產品上，產品之外包裝亦與原告產品外包裝極為近似，顯係為攀附原告已建立之商譽而有不正競爭目的在內，自無「善意」可言，是被告公司主張依商標法善意先使用規定不受原告系爭商標權拘束云云，自不可採。又如106年度民商上更(一)字第2號判決：由傳真函及電子郵件之內容，確實可證明甲公司至少於85年6 月之前，已知悉新加坡○○○公司之「Ａ」商標產品存在，且尋求成為該公司之代理商並非善意不知「Ａ」商標而使用，自無成立善意先使用之餘地。
2. 被告甲係在系爭商標申請註冊前即已先使用系爭商標，而在乙註冊系爭商標後：(1)被告甲可否續開分店？(2)甲歇業數年後，再行開業，甲可否主張善意先使用系爭商標？(3)甲經他人授權使用未經延展之商標，而後乙另行申請註冊系爭商標，甲可否主張善意先使用系爭商標？
(1) 102年度刑智上易字第53號判決：本法條修法過程中既刪除「以原產銷規模為限」之用語，其用意既不欲限制原產銷規模，則修正後法條所載之「但以原使用之商品或服務為限」用語，即應解為無地理區域及業務規模之限制，蓋所謂產銷規模者，有以在原址擴充原店面營業面積者，有以在原地理區域開設分店方式者，亦有以在不同地理區域開設分店方式呈現者，立法者於刪除「以原產銷規模為限」之限制時，自應已預見上開不同方式之產銷規模型態，若謂僅限於原址擴店，或僅限於原地理區域內開設分店，顯然係擅自增加法條文義所未明文之限制，自屬於法無據之解釋。況商標法對商標權人之保護部分，於有善意先使用者情形時所以設有例外規定，其中不乏係因商標先使用者不知申請商標註冊緣故而嗣後遭他人持以申請註冊者，此種情形下，若謂此種利用他人不知註冊而搶先註冊者之權利應優先保護，而善意先使用者因此即不得繼續發展其業務，不但不當限制人民工作權及生存權，恐亦不符誠信原則。
(2) 107年度民商上字第12號判決：善意先使用抗辯，需有「持續使用」之事實而存在，甲就前述臺中市太原店，非但並未舉證證明其現今仍有何繼續營業並持續使用Ａ商標之事實，反而自承：「我沒有做，我只有提供他們製作雞排的技術」，自難主張善意先使用之抗辯。另在106年度民商上字第1號於據爭商標註冊申請日前，已將系爭字樣於100 年間起使用於捕蚊燈商品，並繼續使用迄今。至於捕蚊拍商品雖於98年起有使用系爭字樣，惟無法證明有繼續使用至今，故無法為善意先使用之抗辯。
(3) 105年度民商訴字第36號(中間判決)：「善意先使用」的核心概念是要善意為自己獨立使用後來為他人註冊的商標，不能又是經他人同意授權的使用，從而以被告公司所抗辯上述「善意先使用」的基礎事實，其仍為「經授權」之使用，而不是善意先使用。另參107 年民商訴字第 55 號民事判決：查黃○○夫婦有授權被告使用系爭名稱及圖案，且授權關係尚未終止，則被告公司自始即係以被授權人之地位使用系爭商標，而非基於善意先使用之意思使用系爭商標甚明。故依前揭規定及說明，被告自不得為善意先使用之抗辯。
3. 被告甲係在系爭商標申請註冊前即已先使用系爭商標，其後並以系爭商標為合夥事業之財產，甲可否主張善意先使用系爭商標？
107年度民商上字第12號判決：原本縱有何善意先使用於雞排販售事業之權益，但因甲嗣後與乙及訴外人○○○、○○○4 人合夥雞排販售事業，而同意提供「○○○○」4 字成為該4 人所合夥公同共有財產之系爭商標一部，而自願將「○○○○」4 字所享有之單獨善意先使用權益，轉換成前述4 人公同共有之系爭商標權利，使得其原本善意先使用之權益，變形為系爭商標之公同共有權利。甲啟倫自屬拋棄原先善意先使用「○○○○」4 字之權益，或同意與另3 位合夥人公同共有而分享之，則甲原先善意先使用「○○○○」4 字之權益，因權益之部分拋棄（單獨所有轉換成公同共有）或變形，而不復存在，自應依公同共有系爭商標之準物權相關法律規定，為公同共有人是否能單獨使用「○○○○」4字於雞排商品之基準。
4. 商標法第36條第1 項第3 款所謂善意先使用之「商品」，是否係指商標法施行細則第19條附表「商品及服務分類表」中所定之商品？
104年度民商上字第6號判決：法條所謂「以原使用之商品或服務為限」一語，固非限制善意先使用人僅得以原產銷規模繼續使用商標，惟本款既為註冊保護之例外，亦不宜擴充適用而影響商標權人之註冊權益。倘如甲公司所辯，本件善意先使用之範圍應及於智慧局「商品及服務名稱分類查詢」之「050101人體用藥品」，則凡甲公司所販售之中西藥品，豈不是均不受系爭商標權效力所拘束，核非公允。是以，甲公司於系爭商標註冊申請日前既僅於如附表一所示之5 項商品先使用「○○」商標，則甲公司即僅能就該5 項商品抗辯不受系爭商標權效力之拘束。
5. 被告接手經營家族公司繼使用商標是否為善意先使用商標?
105年度刑智上易字第29號判決：被告供稱其祖父○○○於50年間經營甲公司販售油漆塗料時，即於外包裝容器鐵罐使用「Ａ」品牌，迄今已經使用60年等語，即非無據，準此，被告於70幾年間，接手經營甲公司販售油漆塗料，繼續於外包裝容器鐵罐使用「Ａ」文字，堪認其有先於本案商標註冊申請日即94年2 月18日前，善意先使用本案商標之事實。
6. 甲善意先使用商標圖樣經營小吃店，而後營業讓與予乙，乙可否主張其繼受前手之善意先使用之法律上利益，不受商標權效力之拘束？
司法院 104年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第2號：所謂營業讓與者，係將出讓人之資產與負債概括移轉予受讓人。按民法第 305條第1項之文義，營業概括承受之場合，應概括承受其資產與負債。所謂營業之概括承受其資產及負債，係指就他人之營業上之財產，包括資產，如存貨、債權、營業生財、商號信譽、商標使用，暨營業之債務，概括承受之意。換言之，以營業為目的組成營業財產之集團，移轉於承擔人，營業之概括承受為多數之債權或債務，包括讓與人之經濟地位之全盤移轉（參照最高法院 98 年度台上字第 1286 號民事判決要旨）。職是，善意先使用商標之事實，前手與繼受之後手， 係連續而未中斷者，即由後手承受善意先使用商標之事實。但商標善意先使用之事實，具有得對抗商標權人之法律利益，具有得對抗商標權人之法律利益及財產價值，屬得為後手繼受之法律上利益，並僅能透過附隨營業讓與之方式為之，但上開104年度之決議，並未肯認該法律上利益能夠單獨被讓與，且該抗辯係依附於善意先使用人始於他人商標註冊申請日前善意且持續使用之事實而存在，該先使用事實與其原事業之經營不可分離，自非屬可獨立授權之標的。
因而司法院106年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第4號之多數意見認為：善意先使用之人，不可將其善意先使用商標之法律上利益授權他人使用。
三、結語
1. 善意先使用商標之人可以化被動為主動，提起確認之訴：
如106年度民商訴字第40號判決：原告於系爭商品使用「Ａ」商標，既符合商標法第36條第1 項第3 款前段之規定，並未侵害被告系爭商標權，而兩造對於原告是否侵害被告之系爭商標權既有爭執存在，且原告所受此項私法上不利益復得以確認訴訟之方式除去，則原告就本件確認之訴自有確認利益存在。確認被告基於附圖1 所示商標權，對原告以「A」為商標使用於型號○○電子秤產品之損害賠償請求權、侵害排除請求權及侵害防止請求權不存在。
2. 善意先使用商標之人，亦可於訴訟中抗辯商標得撤銷之事由：
如107年度民商訴字第17號判決：(1)原告為大陸地區前開業者之經銷商，因而知悉系爭商標存在，自屬因業務往來之關係，知悉他人商標存在，且因依卷內事證，難認系爭商標之註冊已得大陸地區業者之同意，故原告於我國申請註冊系爭商標，有違商標法第30條第1 項第12款之規定，而有應撤銷之原因，依智慧財產案件審理法第16條規定，原告於本件民事訴訟中即不得對被告主張權利。(2)又被告使用系爭商標販賣系爭產品之行為，符合商標法第36條第1項第3 款規定，自不受系爭商標權之效力所拘束。
3. 商標專用權人請求被告附加適當之區別標示，在訴訟上通常會以備位聲明為請求，如101年度民商訴字第49號判決：被告甲有限公司、乙有限公司於使用「Ａ」字樣於其原使用之商品、商品包裝、網頁、車體或其他任何表徵商標之行為時，應於字樣下方附加本商品及商標與臺灣如附件一所示商標無關之文字。
附註：
註一：智慧財產局網站商標法制大事紀第15頁
註二：智慧財產局網站商標法制大事紀第20頁、第21頁。
註四：施啟揚先生著民法總則75年版第31頁。
