作者 蘇月星

一、前言

美國現行聯邦商標法對商標侵權的法律規範及侵權責任範圍，在直接侵害他人商標權時，法律不但規定周詳且清楚規範權利義務範圍。但在間接侵害方面，現行法並無明文規定。對於商標受到間接侵害的保護概念，雖已有一段長久的歷史發展，但依然欠缺白紙黑字的條文規範。對於案件之發生，法院一向沿用侵權行為法的理論，(註一)利用侵權行為法的代理法則及依個案具體事實的學理解釋，來審理商標間接侵權責任案件。

由間接侵權產生的侵權責任，有輔助侵權責任及代位侵權責任兩種類型。(註二)最高法院在審理商標間接侵權案件時，均採用自習慣法發展出來的輔助侵權理論，將之應用在最近二三十年來的商標間接侵權案件，(註三)例如Polo Ralph Lauren Corp. v. Chinatown Gift Shop （855 F.Supp. 648 (S.D.N.Y. 1994)）(註四)、Procter & Gamble Co. v. Haugen （317 F.3d 1121 (10th Cir. 2003)）即是。只是中間因為1982年建立的Inwood法則（Two-Prong Test，亦稱雙叉理論，以下簡稱Inwood法則），使得法院在審理商標間接侵權案件時，也漸漸擴大Inwood法則的應用範圍，亦即從傳統的製造商與經銷商關係（Manufacturer/ Distributor Model）延伸擴大到場地及設施經營者與承租人關係（Landlord/Tenant Model，亦有稱Landlord Test(註五)），如Hard Rock Cafe Licensing Corp. v. Concession Serves., Inc.（955 F.2d 1143 (7th Cir. 1992)，以下簡稱Hard Rock案）及Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc.（76 F.3d 259 (9th Cir. 1996)，以下簡稱Fonovisa案）兩案即屬經典代表案例。

爾後，隨著科技技術的進步及網際網路電子商務的蓬勃興盛，商標侵權的案例類型也開始呈現多樣化，Inwood法則依然是法院用來判斷商標輔助侵權的標準，但其適用範圍也同時擴大到網路的商標侵權案件，如Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions, Inc.（194 F.3d 980 (9th Cir. 1999)，以下簡稱Lockheed案）、Gucci America, Inc. v. Hall & Associates （135 F.Supp. 2d 409 (S.D.N.Y. 2001)，以下簡稱Gucci案），及在2010年才做下判決的Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.(註六)（600 F.3d 93 (2d Cir. 2010)，以下簡稱Tiffany案）等案皆是。

二、美國商標輔助侵權之判決先例

本文列舉之案例，從年代的安排上，可以看出輔助侵權在學理上的歷史發展：從普通法侵權行為理論下的輔助侵權，發展至今日應用Inwood法則來處理網路服務提供者（Internet Service Provider，以下簡稱ISP）的商標侵權責任。從19世紀末最早討論輔助侵權責任的引誘因素，到20世紀中葉，法院首次肯認商標輔助侵權責任，並在其中開始討論引誘法則及注意義務。接著在Inwood法則建立以後，網路商標侵權案件猖獗以前，Hard Rock案及Fonovisa案兩個著名的判決先例，如何讓法院將Inwood法則從製造商/經銷商關係，擴大應用到場地出租人/承租人關係。最後舉出的案例，則說明法院在面對電子商務的今日，對於新的商標侵權型態的見解與決定。惟因網路商標侵權類型繁多，本文只在網路商標侵害部分，舉出案例介紹網路空間（Cyberspace）的出租人、ISP及網路拍賣服務提供者（Online Auction House）的輔助侵權責任。

（一）、1890年，在Societe Anonyme Distillerie v. Western Distilling Co.（42 F. 96 (C.C.E.D. Mo. 1890)，以下簡稱Societe Anonyme案）一案中，法院禁止被告使用原告商標「Benedictine」販賣酒後，被告竟將標示「Benedictine」的存貨及酒瓶、標籤及包裝紙一併賣給第三人，同時通知被告的顧客說該第三人將繼續提供酒貨。法院判決被告藐視法庭：被告被禁制令禁止為特定行為，其仍繼續指導、建議及引誘他人為不當行為，此乃違背法律及禁制令的精神。
法院判決對於建議（Advise）他人從事侵權行為且提供工具之被告，必須負輔助侵權責任，同時強調不論被告有無自該行為中獲取利益，只須有故意幫助侵害的行為即足矣。

（二）、1891年Hostetter Co. v. Brueggeman-Reinert Distilling Co.（46 F. 188, 189 (C.C.E.D. Mo. 1891)，以下簡稱Hostetter案）一案，被告建議他的經銷商使用原告標示「Hostetter’s Bitters」的酒瓶來盛裝被告製造的酒。法院認為，通常主張商標侵害時，必須證明商標的使用已造成消費者混淆。本案被告的經銷商早已知道被告行徑，故無所謂混淆之說。
但法院沿用Societe Anonyme案，認為被告指導、建議及使他人為詐欺行為，並且提供工具使完成不當行為，被告須為造成的傷害負責，理由是（1）被告建議他的經銷商使用原告商標從事商品買賣；（2）被告提供商品給他的經銷商；及（3）至少有些經銷商真的依照被告的建議從事不法行為。
前述Societe Anonyme案及Hostetter案，可以說是輔助侵權法則中，最早被拿來判斷是否有引誘因素的案例。法院認為建議及鼓勵侵害他人商標，並且進而提供侵害所需的工具，特別是標示他人商標的行為，這些均足以成立誘導侵權行為，因此被告須負侵權責任。(註七)

（三）、1924年William R. Warner & Co. v. Eli Lilly & Co.（以下簡稱Warner案）一案，首次肯認商標輔助侵權責任，判決理由書明白指出引誘因素在判斷輔助侵權的重要性。法院引證Hostetter案的案例說明，引誘他人從事詐欺行為並提供實施工具、方法者，對所引起的損害應負責任。
原告被告雙方都是製造藥劑之公司，兩家使用之包裝容器鮮明有別，原告標有「Coco-Quinine」的商品係屬高檔貨，被告標有「Quin-Coco」的商品則屬於便宜貨。被告的銷售員慫恿藥劑師將客戶的處方以被告的「Quin-Coco」商品代替原告的「Coco-Quinine」，原告發覺後提出訴訟。雖然被告製造商沒有直接造成消費者混淆及欺騙，法院仍判被告負輔助侵權責任。法院指出，被告不應該故意拿仿品充當是原告的商品來欺騙消費者。

（四）、1946年的Coca-Cola Co. v. Snow Crest Beverage Inc.（64 F.Supp. 980 (Mass. 1946)）案例中，被告是飲料製造商，有些酒吧以被告的飲料充當是原告的商品再賣給顧客。本案爭點是被告在明知酒吧行為後，有無盡到調查義務並進而防止酒吧繼續從事侵權之行為。法院認為（1）如果原告提供被告可靠消息來源，告知有那些酒吧會用被告的飲料來代替原告的飲料；或（2）如果被告知道其供貨的酒吧，確實有進行換飲料的事實，被告就要負輔助侵權責任。本案因被告均無（1）、（2）情形，且原告無法證明被告明知且故意引誘侵權行為發生，因此判決被告無須負擔商標侵權責任。

（五）、在1946年頒布的聯邦商標法，沒有制定輔助侵權責任的標準，也沒有讓法院採用侵權行為理論的商標輔助侵權學理產生影響力。直到Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.（456 U.S. 844 (1982)，以下簡稱Inwood案）一案以後，判斷有無輔助侵權責任的引誘與知悉兩種因素（標準），經由最高法院的改寫以後才正式敲定。(註八)

1982年，最高法院引證Warner案、Snow Crest案兩案的判決理由，在審理Inwood案時，建立Inwood法則作為判斷有無商標輔助侵權責任的標準：（1）故意引誘他人直接侵犯商標；或（2）明知或有理由知道他人實施侵權行為，卻仍持續向其提供商品。
所謂引誘，意指對直接侵權人直接或暗示侵權行為的發生。但縱使沒有第1點引誘的證據，來顯示輔助侵權人有侵害意圖，只要有第2點明知或有理由知悉他人實施侵權行為，卻仍持續向其提供商品的證據，輔助侵權人仍須負輔助侵權責任。(註九)但近年來也有學者質疑Inwood法則似不夠深入，法院似已有些掙扎（Struggling）是否應堅持此理論的解釋與正確的使用。(註十)

（六）、1992年的Hard Rock案中，被告係跳蚤市場經營人，除出租攤位外，也向承租人收取預留攤位及商品存放之費用，另向消費者收取入場費，且自營小吃攤。其中有攤位販售仿冒原告商標的衣服。原告因此對被告及攤位承租人提起商標侵權訴訟。
法院以習慣法的侵權行為理論，認為美國法律整編第二版侵權行為法第877條（c）項規定，(註十一)場地經營者在明知或推定可得而知侵權人在他的場地從事侵權行為時，場地經營者須負侵權責任。為了將Inwood法則應用到Hard Rock案，上訴法院認為場地經營者的侵權責任應與藥品製造商的侵權行為畫上等號，這是法院首次將商標輔助侵權之對象，自製造商擴張至跳蚤市場及舊貨交易市集之經營者。
第一審法院認為被告主管場地的出租，卻未採取合理措施預防侵權行為發生，所以對侵權之發生有「故意盲目不察」（Willful Blindness）之意。但上訴法院除駁斥第一審法院的見解以外，特別強調輔助侵權責任歸屬的重點，應該在於被告內心真正的心態（Actual State of Mind），不是看被告對侵權行為有無明知，或被告對直接侵權人有無監看、控制的能力，也不是像第一審法院以被告有無採取合理預防措施等客觀因素。(註十二)上訴法院的所謂「故意盲目不察」，等同於聯邦商標法上的「明知」，必須是被告心中已懷疑侵權人有不當行為，卻故意疏忽未為調查。本案因無證據足資證明被告知悉何一攤位販售貼有Hard Rock Café商標之仿冒品，因此判被告無庸負輔助侵權責任。(註十三)
Hard Rock案，對「知悉」這個要件，發展出更完整的理論：（1）被告對仿冒品的買賣，不一定要有積極採取預防措施的責任；且（2）但一個合理、理性的人都知道的事，被告也必須要知道；且（3）當被告心中懷疑有錯卻未加調查清楚，被告即為「故意盲目不察」，負擔輔助侵權責任自屬當然。

（七）、1996年的Fonovisa案，案情與Hard Rock案類似，但產生不同的結果。被告是跳蚤市場經營人，其攤位承租人出售原告的錄音帶仿冒品，被告知悉該攤位承租人，過去在跳蚤市場也曾有過類似的侵權行為，但對此次承租人是否仍有侵權行為卻未加調查。
法院同意如果被告沒有為直接侵權人提供場地、公共設施、廣告、停車位、管線工程及吸引顧客，將無法發生如此大量的侵權行為，且被告努力維持這樣的環境使得直接侵害得以興盛。是以，輔助侵權人為侵權行為提供場地及設施，須負輔助侵權責任責任。(註十四)自從本案判決作成後，只要輔助侵權人「提供場地及設施」時，其構成輔助侵權責任幾已成定論，之後法院並多次援用此理論認定BBS經營者、點對點檔案傳輸服務提供者，在商標侵害案件時，有無承擔輔助侵權責任之標準。

（八）、1999年的Lockheed案，是商標輔助侵權責任適用於ISP之首例，也是第一個將Hard Rock案的場地出租人的輔助侵權概念應用到網域名稱，判斷網域名稱註冊服務提供者有無商標侵權的案例。被告為網域名稱註冊服務提供者，原告以第三人向被告申請註冊的網域名稱侵害其商標權，請求被告停止第三人繼續使用該網域名稱，被告置之不理，原告因而提出訴訟。
單純註冊一個相同或近似於他人商標的網域名稱是不構成對商標侵害的問題。但如果將網域名稱使用於與商業有關的買賣、要約買賣、經銷或商品服務用途時，特別有提供商品之情形時，網域註冊人將直接侵害他人的商標權。法院最後認定，本案網域註冊人只有提供服務，並無提供商品。
地方法院曾暗示說，ISP為侵權使用的資料（材料）提供一個儲存與資料流通的場所，某程度與跳蚤市場經營者相似。但法院也承認這樣的類比是行不通的，因為美國1996年的通訊內容端正法（Communications Decency Act, 以下簡稱CDA）已經為ISP提供一個侵權免責條款。再者，鑒於網路巨大繁雜的資訊數量，無法合理期待網域註冊人可以如同Fonovisa案的跳蚤市場經營人，對於攤位承租人有管控、監看的能力，這樣的期待與要求，對網域註冊人而言過於艱鉅，以ISP的能力是無法負荷監看網站上面數不盡千千萬萬的張貼資訊。
基於上述理由，上訴法院認為，對於商品以外的服務提供，評斷有無輔助侵權責任時，應考量被告對於侵權人用來侵權的設施與工具，是否有直接控制與監看的能力，因某程度來講，對設施有無直接控制與監看的能力，可以看做是Inwood法則中的「供應商品」要素。(註十五)本案因被告對侵權人沒有直接控制與監看的能力，因此毋庸承擔輔助侵權責任。

（九）、2001年的Gucci案，被告利用ISP業者提供之服務，張貼仿冒Gucci珠寶廣告。原告兩次通知ISP業者請求撤下廣告。ISP業者均置之不理，原告因此對刊登廣告的公司主張直接侵權，對提供網上張貼服務的ISP業者，主張輔助侵權。
原告主張CDA第230條（e）項（2）款的規定只對資訊內容提供者（Information Content Provider）的侵權行為才免責，不應該被解釋為限制（Limite）或延伸（Expand）至其他相關之智慧財產權的法律，原告因此主張CDA對商標的侵害並不提供相同的免責條款。
法院並未引用Lockheed案的判決作為本案ISP業者免負輔助侵權的依據。法院首先區分Lockheed案的ISP業者與本案ISP業者的不同，認為本案ISP業者的電腦系統是提供侵權使用資料（材料）儲存與資料流通的場所，比較像是跳蚤市場經營人，因此對於使用其系統服務的人比較有能力管控與監看。再者，CDA的免責條款是提供給基於過失的侵權行為所產生的訴訟案件，對於因智慧財產權所產生的商標侵權責任侵權並不適用。

（十）、在Tiffany案中，身為精品界龍頭之一，擁有170年歷史的Tiffany公司，自2003年起，多次致函給創立於1995年9月的著名網路拍賣服務提供者eBay公司，告知其拍賣網站上有多數Tiffany仿冒品，請其移除該商品之上架，並請eBay公司採取預防措施。eBay公司回函鼓勵Tiffany公司使用VeRO認證機制。(註十六)2004年，Tiffany公司再次致函eBay公司，重申告知在網站上有關Tiffany仿冒品販賣現象未見減少，顯示eBay公司的VeRO認證機制效果不彰，同時告知其藉助VeRO認證機制，發現有73%的Tiffany商品為仿冒品，僅有5%是真品。在同年6月，Tiffany公司向美國南區紐約州地方法院對eBay公司提出訴訟，(註十七)主張eBay公司不但提供協助並且從中獲得利益，進而認為eBay公司應承擔直接侵害商標權、間接侵害商標權、不公平競爭及不實廣告四大項罪名。

2008年7月14日，地方法院認為原告Tiffany公司未能提供充分證據以證明eBay公司需為拍賣仿冒品負起商標侵權責任，判決eBay公司勝訴。案經Tiffany公司上訴後，聯邦上訴第二巡迴法院於2010年4月1日作出判決，亦大致維持原審判決，認為eBay公司無須負商標侵權責任，僅就不實廣告部份發回原審法院審理。
聯邦上訴第二巡迴法院對本案之間接侵害商標權的判決理由如下：（1）Tiffany案適合採用Inwood法則來判斷輔助侵權責任；（2）網路拍賣服務提供者可以適用Inwood法則來判斷有無商標輔助侵權責任；（3）Tiffany公司沒有明確的讓eBay公司知悉侵權行為的發生；(註十八)（4）eBay對於侵權人的侵權行為並未故意不察；（5）eBay有採取必要的措施，並停止提供對商標侵權人的拍賣服務。

結論：被告eBay公司不必對原告Tiffany公司承擔商標輔助侵權責任。

此一判決顯示，eBay公司所建構之權利保護機制，被美國法院肯定已善盡防堵仿冒品之注意義務。法官Richard Sullivan在判決書寫道：「法院並非不同情Tiffany公司和其他權利所有人在投入龐大資源發展他們的品牌後，卻被網路上的其他人非法且有效地剝削利用。然而，法律的規定是清楚的：管理其商標是商標所有人的責任。」(註十九)該番話言簡意賅指出，若原告無法明確告知侵權所在之前，管理與保護自己的商標、控制及防止他人對自己商標的侵害，這些都是商標權人自己的義務。
整理法院對上述案例的判決，可以看出法院對輔助侵權責任要求的要件約略如下：
（1）故意引誘他人侵犯商標者；或
（2）明知或有理由知悉他人會實施侵權行為，仍持續提供商品或服務者；且
（3）對他人實施侵權行為的方法或工具有管控與監看之能力；且
（4）合理懷疑他人會進行侵權行為卻故意未為調查。

三、小結

前述列舉美國有關商標輔助侵權責任的判決先例，從百年前以習慣法處理商標侵權案件，到1920年代首次肯認輔助侵權概念，再到1980年代Inwood法則的建立，終於到現代網際網路商標侵權新類型的處理。每個案例隨者時間的不同，縱使有Inwood法則始終盤踞著輔助侵權概念為中心指導原則，法院的見解與態度還是存在些微的不同意見，將來因應更繁複的網路世界所帶來的新糾紛，輔助侵權責任的定位與適用，將會一直備受挑戰。

如前言，法院適用侵權理論來審理商標案件最早是在1924年，距今已有80歷史，但應用輔助侵權責任的概念在商標案件上則是近30年的事。雖然法院將該理論及Inwood法則應用到各種案例類型及對該理論的解釋都已相當嫻熟，但由於歷史不長且其理論尚未很確定為法院採納，所以法院也很掙扎是否要將輔助侵權概念用於網路線上交易的糾紛案件。(註二十)在網路出現以前，商標權的輔助侵害行為較難以想像。因此當2004年Tiffany公司控告eBay公司時，法院也不確定輔助侵權究竟可以要求網路拍賣服務提供者到甚麼的程度，才能防止商標侵害，何況這種爭論已成為世界性的商標侵權案件，看看eBay公司在美國以外的國家，如何被各國商標權人主張商標侵權即知一二。對商標權人而言，何嘗不是帶來更大的威脅。

附註：