林承慧*

一、 前言

商標係消費者藉以區辨不同業者所提供之商品或服務之標誌，但非所有標誌皆能作為商標申請註冊，欲取得商標專用權，達到排他之效力，仍必須符合各國商標法之相關規定，以中國大陸為例，大陸《商標法》第8條規定：「任何能夠將自然人、法人或者其他組織的商品與他人的商品區別開的標誌，包括文字、圖形、字母、數字、三維標誌、顏色組合和聲音等，以及上述要素的組合，均可以作為商標申請註冊」，此一規定指出在大陸可以被允許作為商標申請註冊之標識，必須符合2個條件：(1)可表明自己特徵之標誌，包括具有可視性及不可視性之標誌；(2)具有可區別性，指具有可以使人辨識與他人商標不同之處。且同法第9條第1款規定：「申請註冊的商標，應當有顯著特徵，便於識別，並不得與他人在先取得的合法權利相衝突」，此一條款顯示任何能將自然人、法人或者其他組織的商品與他人商品加以區別的標誌，可以作為商標申請註冊，亦即要成為註冊商標，就必須具備識別商品或服務來源之能力，而作為商標申請註冊之標誌，可能同時存在其他合法權利，如：著作權、姓名權、肖像權等，為防止不同權利間之衝突，因此該條款規定申請註冊之商標應當符合之基本原則為：(1)有顯著特徵；(2)不得與他人在先取得之合法權利相衝突。又同法第11條規定：「下列標誌不得作為商標註冊：(一)僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的；(二)僅直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點的；(三)其他缺乏顯著特徵的。前款所列標誌經過使用取得顯著特徵，並便於識別的，可以作為商標註冊」，該法條明示商標的顯著性可以通過兩種方式取得：固有的顯著性和通過使用獲得顯著性。則綜觀上述法條規定益明在大陸申請註冊商標，具有區別性及識別性，以達到與他人商品相區別的功能，為判斷某一標誌能否在大陸獲准註冊之基本要件。

二、 商標顯著特徵之定義及判斷因素

在大陸商標申請之審查中，除與他人商標構成近似、指定商品同一或類似而遭到駁回外，商標「缺乏顯著特徵」亦為申請商標常見之駁回理由。2016年大陸商標局和商標評審委員會修訂之《商標審查及審理標準》，對「商標顯著特徵」之定義為：「指商標應當具備的足以使相關公眾區分商品來源的特徵」，又2022年1月1日起施行、大陸國家知識產權局制定之《商標審查審理指南》(註1)，就2016年《商標審查及審理標準》中之商標顯著特徵相關概念加以補強，強調「商標應當具備的足以使相關公眾區分商品或服務來源的特徵」，且「商標能夠使消費者識別、記憶，可以發揮指示商品或服務來源的功能與作用」。即商標標誌本身應當確保便於識別，使消費者對其產生印象，並將這種印象留存在記憶中，才能最終起到區分商品或服務來源的作用。

商標具有顯著性是實現商標識別功能之必要條件，且為商標能夠獲准註冊之前提，惟商標是否具有顯著性是一個抽象之法律概念，《商標審查審理指南》第四章就指出，商標是否具有固有顯著性應當就構成商標的標誌本身的含義、呼叫和外觀構成，商標指定使用商品，商標指定使用商品的相關公眾的認知習慣，商標指定使用商品所屬行業的實際使用情況等因素綜合加以考慮。該指南明列會被認為不具備顯著特性之標誌：

1.  「僅」有本商品的通用名稱、圖形、型號的；
2.  「僅」直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點的；
3.  其他缺乏顯著特徵的，列舉有以下幾種常見之類型：

(1)  過於簡單的線條、普通幾何圖形；
(2)  一個或者兩個普通表現形式的字母；
(3)  普通形式的阿拉伯數字；
(4)  過於複雜的文字、圖形、數字、字母或上述要素的組合；
(5)  商品的外包裝；
(6)  指定商品的容器或者裝飾性圖案；
(7)  表示商品或者服務特點的短語、句子，或者普通廣告宣傳用語；
(8)  常用貿易場所名稱、商貿用語或者標誌；
(9)  企業的組織形式、行業名稱或者簡稱；
(10)  僅有申請人(不包括自然人)名稱全稱的；
(11)  僅由電話、地址、門牌號等要素構成；
(12)  常用祝頌語和日常用語；
(13)  網絡流行詞彙和網絡流行表情包；
(14)  常用標誌符號；
(15)  節日名稱；
(16)  格言警句；

由於業者在開發新產品及設計商標時，往往為了宣傳促銷目的，喜歡將新產品中容易為相關公眾知曉且可引起關注之特點作為商標，在大陸就極有可能被認定不具顯著特徵而遭到駁回，尤其兩岸文化背景不同，用語有相當差異，對於商標是否具有固有顯著性之判斷因素亦大不同，就不乏有商標在台灣獲准註冊，在大陸卻遭認定缺乏商標應有的顯著性，如：

在大陸申請註冊商標，因缺乏顯著性而被駁回之情形十分常見，建議業者在商標取名之初及進行大陸商標布局時即應先進行分析評估，若遭到駁回，亦可通過復審程序，從多方面舉證加以爭取，如：「甜原本味」商標(第30類 果汁、奶茶)、「好了啦GOOD!」商標(第30類 茶飲料、茶)、「衣學院」商標(第35類 替他人推銷服務)、「咖啡坊WHITE COFFEE MILL」商標(第30類 咖啡、咖啡飲料)等，皆為成功爭取之實例。

三、 對於缺乏顯著特徵文字部分放棄專用權，以期獲准註冊

早期在中國大陸對於含有非顯著部分(企業名稱例外)之商標，一概不予核准註冊，1994年底修訂執行之《商標審查準則》，增加關於「商標放棄部分專用權的審查」規定，以因應商標在市場上實際使用之情形，2000年《國家工商行政管理總局關於商標審查意見書有關問題的通知》（商標[2000]80號）指出：「三、申請註冊的商標含有申請人企業名稱的，其公知公用部分視爲自動放棄商標專用權。如需要放棄專用權的，申請人須作書面聲明」、「四、申請註冊的商標含有《商標法》第八條第一款第(5)、第(6)項禁用標誌的，申請人應聲明放棄該標誌的商標專用權」，該通知明示申請人可聲明放棄部分商標專用權之具體情形，然2000年施行之《商標法實施條例》刪除原《商標法實施細則》中關於「商標審查意見書」之內容，實務中不再執行前揭通知規定。

2013年修改後之大陸商標法恢復商標審查意見書制度，商標局認爲商標註冊申請內容需要說明或者修正的，可以要求申請人做出說明或者修正。2016年修訂之《商標審查及審理標準》第11部分「審查意見書的適用」，即指出：「商標註冊申請包含非顯著部分並且因此不應予以初步審定，經申請人修正後可能准予初步審定的」、「申請人修正其商標註冊申請的，可以聲明放棄商標非顯著部分的專用權，但不得對商標進行修改」。至2022年《商標審查審理指南》更新了含有不具備顯著特徵標誌之商標顯著性認定標準(註2)，明確指出：「若商標由獨立文字部分和獨立其他要素組成，文字部分不具備顯著特徵，則該商標整體應認定為缺乏顯著特徵」，同時增列：「如果其他要素具有較強顯著特徵，商標註冊部門認為依據該要素有區分商品或者服務來源可能的，可以發出審查意見書，要求申請人對缺乏顯著特徵文字部分放棄專用權。申請人未放棄的或者在規定期限內未答覆審查意見書的，對其該商標註冊申請予以駁回」。

因此綜觀現行大陸商標法規定固然見不到放棄商標專用權之字眼，但實務中，申請人可以主動在商標註冊申請時說明部分文字放棄專用權，或依審查意見書要求就缺乏顯著特徵文字部分放棄專用權，以爭取商標註冊。

惟要提醒業者留意的是，無法藉由放棄專用權之方式而避開大陸商標法禁止性規定，且商標保護以整體為原則，對商標部分放棄專用權並不能將該部分排除在商標之外，亦即在商標近似審查時，仍會就整體圖樣進行對比。

四、 透過使用取得顯著特徵

大陸商標法第11條第2款規定，前款所列標誌經過使用取得顯著特徵，並便於識別的，可以作為商標註冊。因此商標即使是在缺乏固有顯著性之情況下，仍有機會透過實際持續使用之時間、地域、範圍、銷售規模等經營情況，取得顯著特徵，從而獲得可註冊性。

判斷標誌是否通過使用獲得顯著性，2022年《商標審查審理指南》指出係以「相關公眾之認知」為準(註3)，並會就以下因素進行綜合考量：

1. 相關公眾對該標誌的認知情況；
2. 該標誌在指定商品或者服務上實際使用的時間、使用方式、同行業使用情況；
3. 使用該標誌的商品或者服務的銷售量、營業額及市場占有率；
4. 使用該標誌的商品或者服務的廣告宣傳情況及覆蓋範圍；
5. 使該標誌取得顯著特徵的其他因素。

至於判斷標誌是否通過使用獲得顯著性之時點，在註冊第20426843号「小罐茶」商标無效宣告一案中(註4)，北京知識產權法院特別指出：「一般應以提出商標註冊申請時的事實狀態為准，但如果當事人有充分證據能夠證明訴爭標誌在申請日之後通過實際、有效使用確已獲得顯著性的，從節約司法資源和保護當事人合法權益的視角出發，亦應當對訴爭商標註冊申請日後的證據一併予以考量」。因此，業者若能提出證據證明商標經使用、已具備顯著性，可符合商標法第11條第2款所規定的「可以作為商標註冊」的情形，自有助於爭取商標註冊。

五、結論

綜上，商標是否具備顯著性係屬抽象而不確定之法律概念，兩岸之審查尺度就寬嚴明顯不一，尤其商標是否具有顯著性之判斷，經常會受到商業活動模式及行銷手法之日新月異，以及個人之主觀因素影響，再加上兩岸文化及用語之隔閡，對同一個詞彙、會有不同之解讀，以致台灣業者接到大陸商標因缺乏顯著特徵遭到駁回之通知時，往往不能理解駁回原因，而大陸國家知識產權局於今年1月1日施行之《商標審查審理指南》，更新了含有不具備顯著特徵標誌之商標顯著性認定標準，較2016年《商標審查及審理標準》更為具體、詳盡，台灣業者應可藉此較為瞭解及掌握大陸對於顯著特徵之判斷標準，遇到類似駁回理由時，可依法力爭，以積極獲取商標權。

註：

1. 2021年11月22日大陸國家知識産權局發布《商標審查審理指南》的公告（第462號），《商標審查審理指南》自2022年1月1日起施行，原《商標審查及審理標準》同時廢止。
網址：https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/11/22/art_74_171575.html。
2. 2022年2月8日大陸國家知識産權局商標局「《商標審查審理指南》重點問題一問一答—商標顯著特徵的審查審理」。網址：http://sbj.cnipa.gov.cn/zcwj/202202/t20220208_339590.html。
3. 2021年12月3日大陸國家知識産權局發布關於《商標審查審理指南》的解讀，就第四章“商標顯著特徵的審查審理＂，說明：「將商標經使用取得顯著特徵的判斷從以“國內相關公眾的認知＂為準改為“相關公眾的認知＂為準」。
網址：http://sbj.cnipa.gov.cn/zcwj/202112/t20211203_337745.html。
4. 北京知識產權法院（2020）京73行初18054號行政判決。

*台一國際智慧財產事務所商標部副理