一、 前言
當今國際貿易活動頻繁,資訊、技術、物品在各國間不斷流動,為遏止仿品流通及強化商標權之保護,我國於加入WTO後,遵循TRIPS協定之規定,於商標法第72至77條訂定相關邊境管制措施,若商標權人認為進出口貨物有侵害其商標權之可能時,得檢具相關文件向海關申請扣查以及提示保護,以遏止進出口人涉險輸出或輸入仿品。倘進口貨品實為真品時,則涉及平行輸入之問題,商標權人是否可主張商標權?或商標權已於商品第一次流通於國外市場時已耗盡?本文將以商標權益保護之角度,介紹目前我國採取之邊境管制措施、近年海關執行商標權益保護措施實施辦法之修正、商標法第36條第二項有關權利耗盡原則之規定及近年我國法院判決節錄。
二、 海關商標物品邊境管制措施
我國與商標權邊境保護有關之措施規定於商標法第72條至第77條,是參酌「與貿易有關之智慧財產權協定(TRIPS)」第四節之規定意旨所制定,依TRIPS第51條,會員國應訂定程序,使權利人得以書面向海關申請暫不放行有仿冒商標之進出口物品,而所謂仿冒商標物品係指任何之物品(含包裝),附有與有效註冊使用於該類物品相同之商標,或與該註冊商標主要部分無法區別,未經授權而致依進口國之法律構成侵害商標權者(註1)國商標法第72條明定商標權人若對於輸出或輸入之物品有侵害其商標權之虞者,得向海關申請扣查該物品,該申請應以書面為之,並闡明侵害商標權之事實,惟本規定側重商標權人行使侵害防止請求權之迫切性,為防止商標權人濫用其權利,商標權人須提供相當於海關核估之保證金或相當擔保;然為衡平被查扣人之權利,被查扣人亦可提供前述兩倍之保證金或相當之擔保,向海關申請廢止查扣;海關收到前述查扣申請後,依規定應通知申請人受理查扣申請,並於認定符合查扣規定實施查扣時,以書面通知申請人及被查扣人。
物品是否侵害商標權仍須交由司法機關判斷,故TRIPS就海關暫不放行物品之措施訂有期限,自申請人受暫不放行通知送達後10個工作日內,海關未被告知被告以外之一方就該案之實體部分提起訴訟,或該案業經法律授權機關採取臨時措施予以延長置留期間,如該物品已符合其他進出口規定,海關應予放行;在適當的情況下,前述期間可再延長10個工作日。就此,我國商標法第73條規定,海關若遇下列情形,應廢止查扣:一、申請人於海關通知受理查扣之翌日起12日內未依第69條規定(註2)侵害物提起訴訟(同條第2項規定,海關得視需要延長12日);二、申請人就查扣物為侵害物所提訴訟經法院裁定駁回確定者;三、查扣物經法院確定判決不屬侵害商標權之物者;四、申請人申請廢止查扣;及五、符合第75條第4項規定,即被查扣人提供二倍之保證金或相當之擔保,請求海關廢止查扣者。查扣經廢止者,海關應依有關進出口通關規定辦理。
三、 提示保護及檢舉機制
上述有關查扣之暫不放行措施乃申請人主動向海關申請,海關依其申請查扣疑似仿冒品,惟海關乃第一線執行進出口商品檢查之機關,為保全商標權益,我國商標法第75條即賦予海關於執行職務時,若有發現輸出或輸入之物品顯有侵害商標權之虞者,應通知商標權人及進出口人之義務,其程序、應備文件及其他相關事項之辦法,依我國商標法第78條第2項規定,詳細規範於「海關執行商標權益保護措施實施辦法」。海關於執行職務時,就進出口之物品是否顯有侵害商標權之虞,就貨物之外觀或來源辨識是否為仿品,但海關究非商標權人,就疑似之仿品無法作出精確之判斷,尤其隨著科技進步,仿冒的技術越來越發達,除可辨識之商標外,許多仿品自包裝、標籤、吊牌等無一不仿造達以假亂真的程度,亦不排除疑似仿品實乃真品之情況,故需要借助商標權人就其商標商品之掌握才有辦法鑑定真假。
財政部關務署已建置關港貿單一窗口平臺,商標權人或其代理人可至前述平臺辦理申請提示保護,除載明商標權利範圍及聯絡資訊外,商標權人須提供足使海關辨認真品及侵權物特徵之文字說明及影像電子檔,此外,商標權人亦可提供進出口貨物之資訊,如進出口路徑、被授權廠商或貿易公司、運輸公司及報關行及貨物原產地等;除就進出口貨物之外觀辨識外,亦可從貨物之來源來判斷是否為侵權品,若商標權人已知過往仿冒品業者之資訊及侵權品可能之進出口路徑,可一併登錄該等資訊供海關辨別(註3)示保護乃針對非特定進出口物品於海關抽檢貨物時防堵侵權物輸出或輸入之措施,若商標人已得知特定進出口貨物侵害其商標權時,依前述辦法可向海關檢舉該貨物,檢附侵權事實及足以辨認侵權物品之說明,並提供進出口廠商名稱、貨名、進出口口岸及日期、航機或船舶航次、貨櫃號碼、貨物存放地點等相關具體資料,由海關決定是否受理並通知商標權人(註4)
四、 海關執行商標權益保護措施實施辦法第七條修正
海關於執
行職務時,若發現進出口貨物顯有侵害商標權之虞,依本辦法修正前第7條,應通知商標權人及進出口人,如為空運出口貨物或空運進口及海運進出口貨物,商標權人應自接獲通知時起分別於四小時內或二十四小時內,至海關辦公處所,確認進行侵權與否之認定,並於三個工作日內,以書面方式提出侵權與否之事證,商標權人得於期限屆滿前向海關申請延長三個工作日,並以一次為限。惟實務上,前揭處理時限過短,尤其商標權人為外國籍時,往往因時差之關係無法即時聯繫商標權人,並於前述四小時或二十四小時期限內至海關進行現場認定。衡諸當代科技進步,海關透過經海關核可平臺提供疑似侵權貨物之照片檔案予商標權人進行侵權與否之認定,技術上應屬可行,且實務上進出口貨物如係商標權人未生產及銷售之商品等,透過照片檔案亦可明確判斷有無侵權情事,海關執行商標權益保護措施實施辦法於民國110年9月15日修正發布,放寬商標權人應至海關現場進行侵權與否認定程序之規定,另提供海關核可電子平臺之選項供商標權人於線上進行侵權與否之認定程序。前述辦法修正後,商標權人可憑海關提供之照片判斷貨物是否為仿冒品,商標權人無庸前往海關進行現場認定,並可透過該平台線上申請延長期限或提出鑑定報告,節省許多費用與時間成本。須注意的是,於海關核可平台取得海關緝獲時所拍疑似侵權貨物之照片檔案,不得作為認定侵權與否之唯一依據,商標權人仍應檢附其他侵權事證,如認定案貨侵權理由之具體文字說明、真品與仿品特徵差異之差異描述、真仿品對照之照片、型錄或圖片等。同樣地,進出口人亦可於接獲海關通知時起三個工作日內,以書面方式或透過海關核可電子平台說明無侵權之情事,並得申請將期限延長三個工作日,以一次為限。
綜觀以上說明,目前我國就商標有關之邊境管制,主要可分為二個面向:一、由商標權人主動向海關申請查扣進出口貨物,並提供保證金或相當之擔保,嗣後向法院提起訴訟;二、海關本於職責於執行職務時發現疑似侵害商標權之進出口貨物時,通知商標權人及進出口人提出有無侵害商標權之事證,倘進出口人無法提出無侵權之事證,則交由司法機關偵辦,反之,由商標權人決定是否申請查扣。而提示保護措施在於提高海關辨別真品或仿品之能力,透過事前登錄提示保護資料之機制,使海關於第一線檢查貨物時,藉由登錄之資訊過濾及排除真品之可能,惟海關無法代替商標權人就疑似仿品進行侵權與否之認定,故縱使經提示保護,仍無法排除日後海關通知查獲疑似仿品時,商標權人進行認定程序並提供鑑定報告之流程。
五、 真品平行輸入及商標權利耗盡原則
若進口之貨物實屬真品,雖非經過商標權人之同意而進入我國,此時商標權人是否可主張該貨物侵害其商標權,則不得不提到商標權耗盡原則。未經商標權人同意而自外國輸入附有同一商標之商品稱作真品平行輸入(parallel import),即我國俗稱之「水貨」,歐美國家稱為「Gray Market Goods (灰色市場商品)」,此乃相對於合法授權之代理商或經銷商販售之「公司貨」而言;不同於仿品乃商品本身及貼附之商標皆為偽造仿冒所生,而平行輸入之真品乃於國外經商標權人同意合法銷售之真正商品,在未得到內國商標權人同意之經銷管道自外國輸入,故商標權人針對此等商品欲於我國再次主張商標權,受商標法規定限制。
不過,權利耗盡原則並非毫無限制,前述情形商標表彰來源之功能未被破壞,且商標權人之商譽及消費者之利益未受損害,因此著重於市場自由競爭及商品流通之利益大於商標權之保護,惟若商標權人累積之信譽及消費者之權益遭受到損害,商標權人非不得主張商標權,商標法第36條第2項但書規定:「為防止商品流通於市場後,發生變質、受損,或有其他正當事由者,不在此限。」因此商標權人於其商品流通於市場後,為避免商品變質、受損或有其他正當事由者,仍得例外主張其商標權。
六、 我國法院近年判決節錄
以下摘錄我國法院近年與權利耗盡原則有關之判決:
(二) 最高法院108年度台上字第397號民事判決
(三) 智慧財產法院106年度刑智上易字第11號刑事判決
(四) 智慧財產法院109年度民商訴字第25號民事判決
(五) 智慧財產法院107年度刑智上訴字第44號刑事判決
從上述判決可見,商標權利耗盡原則適用於買受附有註冊商標商品的第三人,其可自由地再次轉讓該商品予他人,商標權人原則上不得禁止,經商標權人授權銷售商品之相對人,於契約規定期間外銷售商品之行為,已非屬經商標權人同意之範疇;此外,被授權人是本於契約關係持有商品,非買受該商品之第三人,在未支付權利金,即商品交易流通所設定之對價未滿足之下,應不得主張商標權權利耗盡。又我國商標法第36條第2項之「商標權人或經其同意之人」應係指國內外商標權人為同一人之情形,在屬地主義之原則下,商標權各自獨立,其效力不及於其他國家,因此若國內外商標權人不同,但具備特定關係,則產生疑義,為此,最高法院認為排他權之發生源自於同一權利人,只要不同國家之商標權人彼此間具有授權或法律上關係,亦對經授權註冊之商標權人產生耗盡結果;此後,智慧財產法院進一步說明,國內外商標權人雖不同人,但商標商品來源相同,商標表彰商品來源之功能未受影響,此時可將國內外商標權人視為同一人,故允許商品平行輸入,而「得視為同一人」應指「兩者間有法律上或經濟上關係(例如關係企業、代理商、經銷商、受託製造商等),且商標表彰相同商品來源時」之情形。倘商品屬真正商品之平行輸入,縱使商品有瑕疵,惟該瑕疵與商品之原料、特性之自然情形或製造環境有關,非於商品流通於市場後始發生變質或受損,應無我國商標法第36條第2項但書規定之適用。若商品雖係真品,但加以拆裝再重新包裝之行為,將使消費者誤認為原包裝商品,或對商品之真偽、品質或來源存疑,已影響商標表彰來源之功能,甚而影響商標權人之營業名譽,則無商標權耗盡原則之適用。
七、 總結
綜上所述,不論是邊境保護措施或權利耗盡原則,皆以商標權為核心,而我國商標除採註冊保護主義亦有屬地主義原則之適用,商標須申請註冊後才可取得保護並主張權利,是無論僅在我國國內使用商標或欲參與國際貿易之一環,皆建議及早取得我國商標之註冊,尤其海關於執行邊境管制措施時,若貼附於貨物之商標並未註冊,將被視為無侵害商標權之情事,商標使用人自不得主張權利並阻止仿品通關。海關執行商標權益保護措施實施辦法所提供之提示保護採一商標註冊號數為一申請案申請登記,若商標未註冊,亦無法申請提示保護,自不待言。至於主張商標權之限制,我國立法者著重於市場自由競爭及商品流通之利益大於商標權之保護,已明文採商標權國際耗盡原則,原則允許真品平行輸入之行為(註7),惟若非合法買受附有註冊商標商品之第三人,或將原裝商品拆裝再分裝並標示註冊商標而足以使消費者誤認為原裝商品,應屬不得主張商標權耗盡原則之例外。
註2:第69條:「商標權人對於侵害其商標權者,得請求除去之;有侵害之虞者,得請求防止之。」
註3:提示保護商標權案件申報內容。
註4:關查扣侵害商標權物品實施辦法第2條之規定,商標權人申請查扣須檢附之資料相同,惟檢舉制度無提供保證金或相當擔保之規定,則商標權人若已知特定進出口貨物侵害其商標權時,亦可透過向海關檢舉,待案件移送司法機關偵辦並由檢察官提起公訴時,提起附帶民事訴訟請求賠償。
註5:法第95條:「未得商標權人或團體商標權人同意,為行銷目的而有下列情形之一,處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金:一、於同一商品或服務,使用相同於註冊商標或團體商標之商標者。二、於類似之商品或服務,使用相同於註冊商標或團體商標之商標,有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、於同一或類似之商品或服務,使用近似於註冊商標或團體商標之商標,有致相關消費者混淆誤認之虞者。」
註6:法第97條:「明知他人所為之前二條商品而販賣,或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者,處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五萬元以下罰金;透過電子媒體或網路方式為之者,亦同。」
註7:財產法院106年度刑智上易字第11號刑事判決對我國商標法第36條第2項前段有詳細的說明與分析,值得仔細閱讀及參考。