葉易雲 商標部副理

前言：

商標及其商品或服務的流通具國際性，自1994年10月27日各國於瑞士日內瓦簽訂商標法條約後，各國皆依其相關規定，致力於商標制度的統合及協調化，我國為因應國際立法趨勢，2003年11月28日修正施行之商標法作了大幅度的全盤修正，例如採行一申請案可指定多種類別之制度、引進分割制度、廢除聯合商標制度及逐步廢除防護商標制度、廢除延展註冊申請之實體審查、增訂聲音及立體形狀亦得作為商標之構成要素，並增訂產地證明標章、團體商標等，同時參考日本商標實務採行註冊後異議制度以縮短申請商標註冊之時間，並增訂商標註冊費之繳納及註冊費得分期繳納制度，惟後因註冊費分二期繳納之規定，並未達成淘汰使用週期較短商品商標之立法意旨，且增加商標權人因遲誤繳納第二期註冊費，喪失商標權之風險，爰於2012年7月1日修正施行之商標法予以刪除。是目前我國與日本皆採行先取得商標權後進行公告異議之制度,但兩國在商標實務上尚有差異之處，分別介紹如后：

一、  服務使用上疑義之規定（日本§3-I）--

(1)   指定使用於第36類之「財務文件報表監查或證明」服務名稱時，需同時提出在日本的會計師資格證明文件。
(2)   指定使用於第44類之「醫療業」服務名稱時，需同時提出在日本的醫院開業證明或是取得日本的醫師執照等文件。
(3)   指定使用於第44類之「藥劑調配」服務名稱時，需同時提出在日本的藥局開業證明或是取得日本藥劑師資格等文件。

※ 針對上述日本之規定，我國並無相關規定。

二、  零售批發服務--

我國自1997年12月23日即公告受理零售批發服務之申請，日本則於2007年4月1日起接受零售或批發業者得指定零售或批發等服務保護其商號。

台日兩國之零售批發服務皆分為多個組群，於商標近似審查上，原則上皆有規定應相互檢索相關之商品，例如：

我國：第35類之組群351931「寢具零售批發」不需檢索特定之類似商品，蓋因「寢具」商品涵義廣泛不受理；組群351927「布料零售批發」則應檢索第24類之類似組群2401「布料」所有商品。

日本：第35類之組群35K02中的「布料及寢具類批發零售」應檢索第24類之類似組群16A01「紡織品」及組群17C01「蚊帳，床單，被子，被套，枕套，毛毯」所有商品。

另鑑於申請人列舉過多零售服務項目，造成客觀上與實際經營業務或與市場經營型態不符之不合理現象，妨礙市場公平競爭，導致實務上審查不易，耗費行政資源及人力等，我國遂明定零售服務之審查基準，並加收超過五項零售服務之超項規費；而日本則規定申請時如指定一組群以上之零售服務或綜合性商品零售服務，審查官得依職權要求申請人提出於日本的相關使用證據，若尚無實際使用證據得提出相關事業計劃書暨商標開始使用意思書。

三、  商標並存註冊同意書制度(我國§30-I-10但書) --

依我國商標法第30條第1項第10款之規定，相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，不得註冊。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請，且非顯屬不當者，不在此限。故依「非顯屬不當者」（商標法施行細則第30條規定）條件，得准予同意商標並存註冊。如下列情形：

而日本並未採用相關同意書制度，故二商標構成近似時，後申請案應由前案註冊人獲准註冊後，再以移轉方式取得商標權。

四、  聲明不專用制度（我國§29 Ⅲ）--

依我國商標法第29條第3項之規定，商標圖樣中包含不具識別性部分，且有致商標權範圍產生疑義之虞，申請人應聲明該部分不在專用之列，方能獲准註冊。

而日本並未採用聲明不專用制度，乃以商標整體是否具識別性為判斷，即商標圖樣中如含有識別部分即可獲准註冊。如：

五、  商品或服務性質誤認誤信(我國§30-1-8／日本§4-1-16) --

按「有使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者，不得註冊為商標」，乃我國商標法第30條第1項第8款之規定，而依日本商標法第4條第1項第16款之規定，「商品品質或服務品質有致生誤認誤信之虞之商標不得註冊」，其目的皆在於避免商標構成要素與其指定商品／服務間存有「名不相符」情形。然而在沒有客觀審查基準的情形下，亦有可能發生審查結果不一致情形，如以下我國案例：

而日本相關審查實例則如：

註冊號數/商標	申請指定商品	說明
6164112	茶，茶飲料…	商標圖樣中含「紅茶」，故左欄商品認有商品品質誤認誤信之虞，依日本實務，改為「紅茶，紅茶飲料…」獲准註冊。

依上述我國案例，如指定使用於食品時，坊間無實際存在的商品則認有商品性質誤認誤信之虞；而依上述日本註冊第6257229號案例，日本則以坊間實際存在的商品方需加註如「茶風味的咖啡…」，而「食用粉類」與茶製品無涉，故不需加註「茶風味的…」，兩國在上述實務上洵有岐異。

六、  商品或服務品質誤認誤信(我國§30-1-8／日本§4-1-16) --

我國實務上，以年份之數字或有機／ORGANIC等文字作為商標圖樣的一部分，應提出相關實際事證，否則有名不符實之情事，而使消費者對商標所施之文字與指定商品產生錯誤聯想，導致有誤信其商品品質之虞，因此倘無法提出相關事證，得依商標法第23條但書所示之非就商標圖樣為實質變更之規定，刪除該使消費者產生錯誤聯想之數字或文字。如：

※我國商標圖樣上含年份之案例：

	※註冊第1840757號之商標圖樣上含「since 1888」，申請人提出該官網之下列事證，故不必刪除「since 1888」便獲准註冊。

 ※我國商標圖樣上含「organic/organics」（有機）之案例：

針對上述我國之規定，日本並無特別相關規定，即商標圖樣上即使含有年份或「organic/organics」（有機）等之數字或文字，亦無需提出相關事證。

七、  商品或服務產地誤認誤信(我國§30-1-8／日本§4-1-16) --

商標圖樣上包含地名者，有致消費者產生該產品來自該地域之聯想，但申請人非設址於該地，則所產製商品即有可能非來自該商標圖樣上所示之區域，則有使一般消費者對其表彰商品之產地發生誤認誤信之虞。如：

※我國相關案例：

※日本相關案例：

參酌上述兩國之相關實例，可知我國就商標圖樣上含地理名稱時，如含國名則申請人地址需設於該國境內，如含縣市名稱則申請人地址需設於該縣市，否則不僅要提出實際使用事證，且針對該地名應聲明不專用，並需加註所有商品或服務皆來自/產自該地域；而日本就商標圖樣上含地理名稱時，不論是國名或縣市等名稱，如申請人非屬該國時，則需於所有商品前加註該國製的…商品，兩國在相關實務上仍有差異。

八、    註冊商標符合使用之認定(我國§63-I-2／日本§50-I) --

商標法賦予先申請註冊人商標權，如果商標權人占有商標權而不使用，不僅減少他人申請註冊的機會，亦失去商標權應有的功能與價值。又基於商標權使用對於商標的重要性，我國商標法第63條／日本商標法第50條規定，課予商標權人使用註冊商標的義務，規範商標註冊後應依法使用，如有連續3年以上未使用，則屬構成該註冊商標之廢止事由。兩國在請求廢止程序上，我國規定申請廢止人於請求廢止前，應先調查系爭商標使用狀況，如有未使用情形時，方得檢具該未使用事證以請求廢止，而日本則不需檢附任何系爭商標的使用情形。另，兩國針對註冊商標與其使用商標是否具同一性之認定上大致相同，較有差異之認定如：

※我國案例：

※日本案例：  

依上述案例可知，以二段以上文字申請註冊之聯合式商標，僅使用其中一段文字，我國認其非屬合法之使用乃構成廢止事由，而日本則應視該上下每段文字之概念等是否相同，如各段文字具同一性，則僅使用其中一段，乃屬合法之使用。

結語：

商標實務各國皆有異同，如能熟知他國的相關實務，例如代理來自日本的商標委託案件時，在我國的商標承辦業務上，倘深諳日本與我國的相關實務，可藉以瞭解不同的觀點，利於更好的溝通以避免任何誤解。尤其是我國與日本的商標實務上洵有差異，當代理國人向日本申請商標案件時，正確掌握所有實務，則可避免衍生不必要的程序，適時取得商標的保護。