陳蒲璇

一、前言

英國於2020年1月31日格林威治時間23點起脫離歐盟，結束長達27年之歐盟會員國身分，並依脫歐協議自2020年2月1日至2020年12月31日止進入過渡期(transition period)。自2021年1月1日過渡期結束日起，依歐盟商標法取得註冊之商標於歐盟27個會員國中仍屬有效，但於英國將不再有效。因此，歐盟商標權人最擔憂的莫過於其原有之歐盟商標得否於英國主張權利，本文將詳細說明歐盟商標如何適用於英國。

二、歐盟註冊商標應如何於英國取得商標權？

英國脫歐後，歐盟註冊商標於英國雖不再有商標權效力，惟英國智慧財產局針對2021年1月1日前已註冊之歐盟商標已自動「複製」至英國，產生新英國商標權，並於2021年1月1日當日生效。歐盟「複製」至英國之商標（下稱新英國商標）已完全獨立於原歐盟商標，屬於一獨立之英國商標，該商標將可於英國單獨進行商標移轉、授權、延展等各項商標程序。

新英國商標將取得新英國商標註冊號數，但仍保有原歐盟商標申請日、原優先權、英國資深權及商標專用期限。新英國商標與依據英國商標法註冊之商標受到英國商標法相同保護。值得注意的是，商標權人如曾於英國及歐盟分別註冊相同商標時，當歐盟商標「複製」至英國時，其新英國商標將與原依據英國商標法註冊之商標並存，亦即，將會產生同一商標於英國有二商標權之特殊情況。新英國商標與依英國商標法註冊之商標異同比較及同一商標於英國並存範例整理如下表:

除歐盟傳統商標會自動「複製」至英國外，英國智慧財產局亦會將已註冊之歐盟證明標章(Certification Mark)及團體商標(Collective Mark)自動「複製」至英國產生新英國商標權。依據歐盟商標法之定義，證明標章係指「標有商標商品之材料、製作方式或服務模式、品質等特性符合商標所有權人之認證，藉此與其他未經認證之商品或服務區別，但地理標示除外。」，用以保證標示此標章之商品或服務符合特定之標準或具有特定之特徵。團體標章則是指「由協會註冊之商標，供協會成員使用於商品或服務，足以與其他企業提供之商品或服務區別」，用以表彰商品或服務係來自特定團體。證明標章及團體商標「複製」至英國之規則與傳統商標相同，皆會取得新英國商標註冊號數，但仍保有原歐盟商標申請日及專用期限等。由於證明標章及團體標章之申請註冊時須向歐盟商標局提交商標管理使用規章等相關證明文件，以供第三人審閱，有鑑於歐盟各會員國語言差異，前述相關文件不必然以英文撰寫，故英國智慧財產局「複製」證明標章及團體商標至英國時不會將相關文件一併複製，亦不會要求商標權人立即提供英譯文。英國智慧財產局將於需要時，要求商標權人提出相關證明文件，如該文件非以英文撰寫，商標權人須一併提出英譯文，如漏未提供英譯文，將導致商標權喪失。

本文就傳統商標、證明標章及團體商標之歐盟商標及新英國商標分別舉例如下：

1.傳統商標

2.證明標章

3.團體商標

此外，商標權人如不想保有新英國商標權，得向英國智慧財產局申請拋棄該新英國商標權。商標權人應於拋棄商標權之前通知利害關係人，但商標權人如已於英國使用商標、移轉、授權商標或已依據此商標提起訴訟等程序，則不得拋棄該商標權。

再者，對於2021年1月1日前已辦理移轉之歐盟商標，若於商標「複製」至英國時尚未完成移轉登記，新英國商標權人將登記為原讓與人。讓與人或受讓人需自行向英國智慧財產局申請將該新英國商標權人變更登記為受讓人。

三、申請中之歐盟商標應如何於英國取得商標權？

2021年1月1日英國智慧財產局會自動將歐盟註冊商標「複製」至英國，但不會自動「複製」歐盟尚未獲准註冊之商標申請案至英國，申請人得自2021年1月1日起9個月內（即2021年9月30日前）自行向英國智慧財產局依據該歐盟商標申請案提出英國新商標申請，該申請案將依據英國商標法進行實體審查，但仍得保有原歐盟商標申請日及優先權日。惟申請人若逾期未提出申請，將不再享有此歐盟商標轉換申請之權利，亦即，申請人如於2021年9月30日後方提出英國新商標申請，將無法保留原歐盟商標申請日及優先權日。

四、異議程序尚未終結之歐盟商標是否會影響其新英國商標權？

歐盟商標係採取先公告後註冊之程序，商標提出申請後經歐盟商標局審查無不得註冊之事由將進行三個月之公告程序，如公告期間皆未遭他人異議，商標方得於歐盟獲准註冊。因此商標遭他人異議時，如商標局尚未做出最終異議不成立審定，商標將無法續行註冊程序。

誠如前段所述，未獲准註冊之歐盟商標無法自動「複製」至英國取得商標權，因此異議程序尚未終結之歐盟商標將無法自動取得新英國商標權，申請人需另行向英國智慧財產局依據該歐盟商標申請案提出英國新商標申請。

五、撤銷或廢止程序尚未終結之歐盟商標是否會影響其新英國商標權？

第三人在符合歐盟商標法規定之要件時得對歐盟註冊商標提出廢止或無效撤銷。屆時商標權人須提出事證並主張其商標並無廢止或撤銷之該當事由，商標審查員將依據兩造當事人提出之事證及理由進行審理，如認該註冊商標有該當廢止或無效撤銷之事由，商標局將做出商標廢止或無效之審定，當最終審定確認時，該註冊商標將失其效力。由於商標撤銷或廢止程序須由雙方當事人提出事證支持已方之主張並反駁對方，兩造於攻防程序中一來一往，案件整體審理需花費相當之時間，審查員無法於短時間內做出商標廢止或無效之審定，故當歐盟註冊商標2021年1月1日「複製」至英國取得新英國商標權時，應有商標之撤銷或廢止程序尚在審理中之情況。

對於撤銷或廢止程序尚未終結之歐盟商標，英國智慧財產局仍會先將該商標複製至英國，但將於商標資料上標註其歐盟註冊商標有撤銷或廢止程序尚未終結。而歐盟註冊商標之撤銷或廢止結果將直接影響其新英國商標權，如原歐盟商標被撤銷或廢止之最終審定確認時，除歐盟商標失其效力外，新英國商標權亦同時失效。

但當歐盟商標撤銷之理由在英國不適用時，新英國商標可望獲得例外不被同時撤銷。此處所稱「不適用於英國之撤銷理由」指歐盟商標被撤銷係因不存在於英國之較早商標權或其他權利，例如：他人依據英國以外其他國家之商標權撤銷歐盟商標，該他國商標權即屬於不存在於英國之較早權利。商標權人如認其新英國商標符合上述例外情況，得於收受英國智慧財產局核發之商標撤銷通知後一個月內，向英國智慧財產局提出廢除通知申請（derogation notice），英國智慧財產局將針對該商標是否應於英國被撤銷或廢止進行審查。

本文就撤銷程序尚未終結之歐盟商標及其新英國商標如何於英國智慧財產局資料庫中標示舉例如下：

六、歐盟商標辦理延展時效力是否即於新英國商標？

歐盟註冊商標專用期限自申請日起算10年，專用期屆滿後，欲繼續專用商標者，得申請辦理延展，每次可延展10年，並得於專用期間屆滿前6個月內辦理之。英國商標專用期限亦自申請日起算10年，每次可延展10年。

當歐盟商標「複製」至英國時，新英國商標即已完全獨立於原歐盟商標，故商標專用期限於2021年1月1日後屆滿之歐盟商標，無論是否已於歐盟完成商標延展，皆須另行於英國辦理新英國商標延展。

七、歐盟商標及其新英國商標之使用應如何認定？

英國商標法規定，商標自註冊日起連續五年若無正當理由未於英國使用，他人得對該商標提出廢止。又依歐盟標法規定，商標自註冊日起五年內應於歐盟境內使用，若無正當理由未使用，他人得對該商標提出廢止。所謂「使用」係指商標已於市場上真實使用，而非僅為了維持商標權利所為之象徵性使用。商標是否已於歐盟市場真實使用應忽視領土邊界，綜合考量所有相關事實，包括相關市場的特性，商標性質，使用規模、頻率等，不以於歐盟各會員國皆有使用為限。

是以當歐盟註冊商標2021年1月1日「複製」至英國取得新英國商標權時，該商標可能尚未於英國使用，有鑑於此，對於新英國商標權使用之認定將以2021年1月1日為分界點，2021年1月1日前已於歐盟會員國內使用之歐盟商標，無論是否有在英國境內使用，其使用皆被認定為新英國商標之使用，2021年1月1日後於英國以外之歐盟會員國使用歐盟商標，該使用將不被認定商標有於英國使用。

反之，對歐盟商標使用之認定亦以2021年1月1日為分界點，歐盟標商標2021年1月1日前已於英國使用，被認定為屬於歐盟商標之使用，而2021年1月1日後在英國使用歐盟商標將不再被認定為歐盟商標之使用。

八、在歐盟享有聲譽之歐盟商標其新英國商標是否同樣於英國享有聲譽？

在歐盟享有聲譽（Reputation）之商標係指商標於歐盟大部分會員國內為其商品或服務之大部分相關消費者所熟知，但未必為英國大部分消費者所熟知，是以當歐盟註冊商標2021年1月1日「複製」至英國取得新英國商標權時，該商標可能並未為英國消費者所熟知。然而對於新英國商標權聲譽之認定同樣係以2021年1月1日為分界點，2021年1月1日前已於歐盟享有聲譽之歐盟商標，無論是否於英國享有聲譽，其得作為新英國商標權享有聲譽之判斷依據。

九、結論

英國脫歐後，歐盟註冊商標於英國雖不再有商標權效力，惟英國智慧財產局針對2021年1月1日前已註冊之歐盟商標已自動「複製」至英國，故歐盟商標權人已自動取得新英國商標權，商標權人得自行決定是否保留新英國商標權，如不擬保留得於符合法律要件下向英國智慧財產局申請拋棄該商標權。

2021年1月1日前未獲准註冊之歐盟商標申請案，英國智慧財產局不自動「複製」至英國，商標申請人須於2021年9月30日前自行向英國智慧財產局依據歐盟商標申請案提出英國新商標申請，方得保有原歐盟商標申請日及優先權日。

對於撤銷或廢止程序尚未終結之歐盟商標，英國智慧財產局仍會先將該商標複製至英國，但該商標之效力將會受到原歐盟商標撤銷或廢止是否成立影響。但對於異議程序尚未終結之歐盟商標，因商標未獲准註冊，將無法自動取得新英國商標權。

此外，因新英國商標已完全獨立於原歐盟商標，故商標專用期限屆滿時，商標權人如欲繼續專用商標，除須向歐盟辦理歐盟商標延展外，尚須另行向英國辦理新英國商標延展。辦妥延展後，歐盟商標及新英國商標得分別繼續專用10年。

在認定新英國商標是否已使用或是否享有聲譽時，皆以2021年1月1日為判斷分界點，2021年1月1日前已於歐盟會員國內使用或享有聲譽之歐盟商標，無論是否有在英國境內使用或享有聲譽，其使用皆被認定為新英國商標之使用並得作為新英國商標享有聲譽之判斷依據。

參考資料：

1. GOV.UK-EU trade mark protection and comparable UK trade marks
2. EUIPO-Certification and Collective Marks
3. The impact of Brexit on trade mark protection in the UK and EU (Bird & Bird, Mark Holah)
4. EUIPO-How to prove use and reputation (IP Case Law Conference, May 2016, Hanne Kirk)
5. Leno Merken BV v Hagelkruis Beheer BV (C-149/11) [2013] E.T.M.R. 16
6. EUIPO- Database
7. GOV.UK-Search for a Trademark