簡偉倫* 專利師

一、前言

選擇發明常見於化學、材料及醫藥領域之專利申請案中。根據我國專利審查基準第二篇第三章專利要件此章節之記載，所謂選擇發明係「由先前技術已知之較大的群組或範圍中，選擇其中未特定揭露之個別成分（individual elements）、次群組（sub-sets）或次範圍（sub-ranges）之發明」。其中，選擇發明主要分為兩種，其一係「選擇個別成分或次群組」，具體態樣例如當已知化學通式具有二個或二個以上的取代基群組時，由不同的群組個別選出特定取代基而組成的化合物；其二係「選擇次範圍」，係由先前技術揭露的較大數值範圍中選出較小的範圍，又稱為數值限定發明。

本文主要針對上述第一態樣，即「選擇個別成分或次群組」，探討在審查上常見問題，及可採行的應對方法。

選擇發明之新穎性、進步性之相關規定：

(1) 關於上述第一態樣之選擇發明之新穎性

我國專利審查基準第二篇第三章2.5.4.1中，明訂「若先前技術所揭露的技術內容係以單一群組呈現各種可供選擇的成分，則由其中選出的任一成分所構成的選擇發明不具新穎性。然而，若先前技術的技術內容係以二個或二個以上的群組呈現各種可供選擇的成分，而申請專利之發明係由不同群組中個別選出一個成分所組成的選擇發明，由於該組成是經由組合不同群組的成分所產生，且並非先前技術已特定揭露者，因此該選擇發明具有新穎性」。

此外，針對醫藥相關發明，在專利審查基準第二篇第十三章5.2.1.2中，明定「判斷化合物之選擇發明的新穎性時，必須判斷所選出的化合物是否於先前技術中已以個別具體的形式被揭露。若申請專利之化合物中特定取代基係自先前技術之化學通式中單一取代基群組中所選出者，則不具新穎性。然而，若申請專利之化合物係從先前技術中特定範圍之二個以上之取代基群組中分別選出特定取代而產生者，其係為了達成特徵的特定組合且該組合並未特定具體地揭露於先前技術中，則具有新穎性」。

簡而言之，即：

(2) 關於上述第一態樣之選擇發明之進步性

我國審查基準第二篇第三章3.5中，明定「有關選擇發明之進步性的判斷，除了依據本章3.4「進步性之判斷步驟」外，另須注意下列事項。對於選擇發明，若其選擇之部分相較於相關先前技術均具有無法預期之功效，應認定該發明非能被輕易完成，具有進步性」。

此外，針對醫藥相關發明，在審查基準第二篇第十三章5.3.1.5中，明定「若申請專利之發明僅係由已揭露之廣泛範圍的化合物中選出特定之少數化合物，且未具有無法預期之功效，則不具進步性。若申請專利之發明係由已揭露之廣泛範圍的化合物中選出特定之少數化合物，且具有無法預期之功效，則具有進步性」、「若該選擇所生成化合物相較於先前技術之化合物不具有無法預期之功效，或者這些化合物雖具有優於先前技術中明確揭露之化合物的性質或效果，惟該發明所屬技術領域中具有通常知識者於申請時可預期此類化合物具有該性質或效果，而可能會被引導進行這種選擇，則申請專利之發明不具進步性。若該選擇所生成化合物較先前技術之化合物具有無法預期之功效，且先前技術並無任何教示或建議引導該發明所屬技術領域中具有通常知識者為了獲得該功效，進行該特定選擇而非其他選擇，則申請專利之發明具有進步性」。

簡而言之，即所請發明在具有新穎性之前提下，同時還須具有無法預期之功效：

二、實務上常見問題及可採行之方法應對方法

(1) 該選擇發明不具新穎性

關於新穎性，從上述審查基準的相關內容不難看出，只要所請選擇發明，係從兩個群組中分別做選擇，且該選擇出的成分並未被先前技術特定揭露，則可滿足新穎性相關規定。因此，當收到選擇發明不具新穎性之審查意見時，僅需將所請化合物限定成選自兩個以上之群組中的特定化合物，即可克服新穎性之問題。

(2) 該選擇發明不具進步性

相較於新穎性之規定，選擇發明在進步性方面的規定上，則嚴格許多，在滿足新穎性的前提下，還需要所選出之特定少數之化合物具有無法預期之功效，才可稱具有進步性。惟，大多數說明書中所載內容，僅單純描述特定化合物所具有之功效，或可解決之發明課題，即便藉由實施例中揭露之評價結果，可證實所請化合物之功效，但實施例態樣有限，難以網羅所有先前技術並對其進行比較。

對此，專利申請人為了證實所請發明相較於先前技術所能達成之無法預期之功效，可根據專利審查基準第二篇第一章1.3.2之內容，提出實驗數據來加以佐證。惟，實務上，大多數申請人通常不會為此進行追加實驗，其理由可能包含事後的追加實驗可能排擠既定之研發排程或研發預算，或是僅根據先前技術揭露之內容，難以製作出該已知物並進而與所請發明進行比較試驗等原因。

且，近年來的審查實務上，亦有部分核駁理由中表明因為該選擇發明係所屬技術領域中具有通常知識者可依需要進行適當變更而輕易完成者，故不須參酌該實驗數據而不對其予以審酌，進而否定了選擇發明之進步性。於此情形時，專利申請人通常僅能藉由追加其他技術特徵來解決進步性之核駁理由，而難以僅藉由申復、或進一步對選擇發明中之選項進行限縮來獲准專利。

此外，當申請人欲藉由修正來解決選擇發明不具進步性之問題時，亦須注意，須符合專利審查基準第二篇第六章4.2中所載規定，即請求項所載事項須是申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載的，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式能直接且無歧異得知者，特別是化學、材料領域中常使用之馬庫西（Markush）記載形式的請求項，在修正時，需注意應符合審查基準中所載之「在申請時說明書或圖式中對於化學物質若係以多個選擇群之組合方式記載，且已經敘述其中一個特定組合選項的使用時，將該特定組合選項載入請求項中」此原則。

三、結論

關於選擇發明，無論是我國，或是日本、中國、韓國、美國等各國，雖然於規定或審查實務上有些許差異，在基本上均認可選擇發明。像是日本，所定義之選擇發明須同時符合「需具有難以預期之效果」、及「係選自刊物之上位概念之發明(a)中之下位概念之發明(b)，且不因上位概念之發明(a)而喪失新穎性」或「係選自刊物中以選擇之方式表示之上位概念之發明(a)中之以特定選擇之方式表示之下位概念之發明(b)，且不因該上位概念之發明(a)而喪失新穎性」；且，關於進步性，要同時符合「該效果係未在刊物中被揭露之有利效果」、「該效果和刊物中所載發明之效果為異質效果，或是雖同質但為顯著優異之效果」、及「該效果是所屬技術領域中具有通常知識者無法根據申請時之技術水準來預測到之效果」。

由上可知，本國對於選擇發明之專利性的審查標準，相較於日本，較未被嚴格定義，但如上所述，在審查選擇發明之可專利性時，幾乎僅考量該特定選擇相較於先前技術，是否具有無法預期之功效。惟，僅考量無法預期之功效來認定選擇發明是否具有可專利性是否合理，有待商榷，因為，選擇發明之可專利性，應該和一般發明的判斷一致，需同時考慮該構成之困難度和顯著效果。例如，化合物之相關發明中，通式中常同時具有數種取代基，而針對每個取代基，又有眾多選擇，因此進行組合時，其選擇可能多達成千上萬種，在此情形，選擇特定之組合本身就充滿難度，倘若審查委員認定該特定選擇所達成之效果僅係比較而得之結論，而不可稱之為無法預期之功效時，則該案就難以獲准專利。此審查結果，對於付出一定心力跟勞力之申請人而言，難謂公平。

惟，如本文所述，世界各國及本國，就選擇發明之審查上較為嚴苛，本國之法院爭訟上，也鮮少選擇發明勝訴之案例，因此建議申請人於撰寫說明書時，儘可能避免僅以選擇發明之形式來撰寫申請專利範圍，或是於說明書之撰寫時，儘可能記載多種方案，並於實施例中表列各種方案與先前技術相比所能達成之顯著或無法預期之功效，以利在後續的審查中，能有更多的手段來克服核駁理由，以期獲准專利。

*台一國際智慧財產事務所專利日本部副理