最高行政法院判決

九十三年度判字第一七○二號
上 訴 人 XXXXXX股份有限公司
代 表 人 XXX
訴訟代理人 xxx律師
被 上訴 人 經濟部智慧財產局
代 表 人 xxx

右當事人間因新型專利異議事件，上訴人不服中華民國九十二年六月十一日臺北高等行政法院九十一年度訴字第一三九一號判決，提起上訴。本院判決如左：

主 文

上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
 
理 由

一、上訴人於民國（下同）八十七年三月十三日以「散熱扇馬達之金屬管及其軸承構造」向被上訴人申請新型專利，經被上訴人編為第八七二○三七四六號審查，准予專利。公告期間，原審參加人XXX以其有違系爭專利核准審定時（下同）專利法第九十八條第一項第一、二款及第二項之規定，不符新型專利要件，對之提起異議，案經被上訴人審查，認其違反專利法第九十八條第一項第二款及第二項之規定，爰於九十年十月三十日以（九○）智專三（三）○五○三九字第○九○八九○○二○五七號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分。上訴人不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。

二、上訴人於原審起訴主張：原審參加人係證明系爭案不具「新穎性」，而與原審參加人以引證二、三主張系爭案不具「進步性」者有所不同。則被上訴人認定系爭案申請專利範圍「第二項」不具「進步性」，自有訴外裁判之違法！其次，系爭案「金屬軸管內徑可以供一個以上含油軸承緊配合固定；轉子，由中心軸樞接在含油軸承內徑，中心軸有環槽凸出在含油軸承外側，環槽供定位元件扣接」等技術手段部分，並未為引證一圖式或說明書所揭露；雖然系爭案組合構件皆為習用，惟系爭案並非以其構件本身之結構為申請專利之標的，而係以其組合後之空間型態為標，故欲判斷其新穎性或進步性時，自須以申請專利範圍之「請求項所載新型」之內容為依據。更何況，被上訴人既得以「引證二並未揭示系爭案金屬軸管內徑可以供一定位套26成緊密配合固定等構造特徵」為引證二尚難證明系爭案不具「新穎性」及「進步性」之依據，對於同樣「並未揭示系爭案金屬軸管內徑可以供一定位套26成緊密配合固定等構造特徵」之引證一，卻為相反之認定，誠與經驗法則及論理法則有悖！再者，「擬制新穎性」之規定，於系爭案核准審定時尚未公布實施，況系爭案之申請日亦在該引證三公開日之前，另系爭案與引證三，二者技術內容及申請專利範圍均不相同，原處分應屬違誤，且與行政訴訟法第四條第二項規定，及本院四十一年判字第十七號判例意旨有悖！次查「一新型一專利」原則之適用，以前後申請案「申請專利範圍」所載之新型相同為前提，系爭案申請專利範圍僅與引證三相關圖式所揭示之構造相同，申請專利範圍並不相同，系爭案並無違背上開原則，而引證三亦為上訴人所申請，且在其申請時，引證一說明書及圖式復未公開，亦無喪失新穎性之情事，自與「擬制新穎性」規定之精神未有牴觸，則系爭案應有「擬制新穎性」例外規定之適用，始符行政程序法第四條、第六條及第九條規定之旨趣！再查，系爭案係於八十七年三月十三日申請專利，在其申請當日之前，引證三雖已申請在先，但尚未核准公告，根本不符「新穎性之公開時間須在後案申請當日之前」之要件，至多僅屬「擬制新穎性」之範疇！況原處分為審定時，專利法第九十八條第一項第二款已為第九十八條之一「擬制新穎性」規定所取代，參以本院四十八年判字第八十一號判例意旨，該規定是否仍得適用，不無疑義！末查，專利審查基準所規範者關係專利申請之准駁，屬於中央法規標準法第五條第二款規定應以法律規定之事項，則被上訴人逕以該基準為准駁之依據，自屬前開逾越權限或濫用權力之行政處分，且與本院四十一年判字第十七號判例有悖！退步而言，即使無視於前開違法事實，惟被上訴人既得遽以法律尚未公布生效之事項為准駁依據，則其在適用前開擬制新穎性之「原則性規定」時，其「例外規定」自應一體適用，始符法律適用之整體性原則。況系爭案尚在審定公告異議審查之階段，其間專利法既經修正，則本件自有前開修正後專利法之適用（本院四十八年判字第八十一號及五十七年判字第九十五號判例參照），為此，求為判決撤銷原處分及訴願決定，並命被上訴人為異議不成立之處分等語。

三、被上訴人則以：查引證一已揭露系爭案申請專利範圍第二項之主要構造及技術手段，系爭案中心軸設環槽供定位元件扣接，為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，不具進步性。其次系爭案申請專利範圍之主要構造及技術手段即為引證三相關圖式所揭露，顯然違反八十三年一月二十一日公布之專利法第九十八條第一項第二款擬制新穎性之規定。次查系爭案為獨立項之申請案並非追加專利案，故本件以系爭案和引證三為彼此獨立之專利案審理，應屬合法，引證三雖未明確說明軸管材質，安裝之鬆緊，並不代表其軸管之材質不可為金屬材質，或定位套、滾珠軸承不可為緊、鬆軸管內；引證三和系爭案技術手段實質相同，系爭案申請專利範圍第一項已為引證三圖（五）、（九）所揭露，系爭案不具新穎性。再者，系爭案申請專利範圍第三、四、五等項已為引證三所揭露，不具新穎性；系爭案申請專利範圍第六項「透空之孔洞」已見之於引證一第（五）圖中，不具進步性等語，作為抗辯。

四、原審審酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：系爭案申請日為八十七年三月十三日，被上訴人於八十九年一月五日審定准予專利，故其審定是否違反規定，自應適用核准審定時之專利法（即八十三年一月二十一日修正公布之專利法）規定為斷。至於上訴人所舉本院四十八年判字第八十一號及五十七年判字第九十五號判例，係針對商標法之規定而解釋，究與本件係屬專利案件無關，自無援用之餘地。次查，八十三年一月二十一日修正公布之專利法第九十八條第一項第二款所稱「申請在先並經核准專利者」，係指先申請，其後並經核准專利，但在後申請案申請前尚未公告於專利公報者而言。由於「申請在先並經核准專利」之新型，在後申請案申請當日之前，尚未公告於專利公報，因此，後申請案之新型並無申請前已見於刊物之情事，依該條第一項第一款規定，本非不具新穎性；惟為顧及專利權之專有排他性及一新型一專利原則，有必要將此等先申請案所記載之新型，以法律擬定為既有技術，而使後申請案之新型不具新穎性，故有該條第一項第二款之規定，此即所謂「擬制新穎性」之規定。至於九十年十月二十四日修正公布之專利法第九十八條之一，其修正之主軸在但書之規定，其餘僅係將原第九十八條第一項第二款「擬制新穎性」之規定修正為更明確、更周延而已。是上訴人主張八十三年一月二十一日修正公布之專利法第九十八條第一項第二款，尚非「擬制新穎性」之規定云云，顯有誤解。其次，引證一、三已揭示系爭案申請專利範圍第二項之主要構造及技術手段，引證三和系爭案申請專利範圍第一項及第二項獨立項特徵實質相同。而系爭案為獨立項之申請案並非追加專利案，故本件自應以系爭案和引證三為彼此獨立之專利案審理；又引證三雖未明確說明軸管材質，安裝之鬆緊，惟此僅為材質及實施例方式之選擇，自為熟習該項技術者所能輕易完成，尚非有何創作。另系爭案申請專利範圍第三項「墊圈」、第四項「橡膠材質」和引證三墊圈係由橡膠、矽膠等軟性材質製成等技術手段實質相同；系爭案申請專利範圍第五項「密閉平面」已見於引證三第五圖，系爭案申請專利範圍第六項「透空之孔洞」亦見於引證一第五圖中。基上說明，系爭案申請專利範圍第一至六項，原處分以其不具新穎性或不具進步性，認有違首揭專利法第九十八條第一項第二款及第二項之規定，並無違誤。再者，原審參加人之專利異議申請書，一開始即引用（審定時）專利法第九十八條第一項第一、二款及第二項之規定，其最後並稱：「被異議案（系爭案）．．．不具創作之新穎性及進步性．．．」，故原處分自無「訴外裁判」之可言。綜上所述，本件上訴人起訴意旨，並非可採。被上訴人認系爭案已違反審定時專利法第九十八條第一項第二款及第二項之規定，而為異議成立，應不予專利之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合等由，乃駁回上訴人在原審之訴。

五、上訴意旨略謂：被上訴人於異議審定書理由（三）、（六）以引證一圖（六）、圖（五）審定系爭案申請專利範圍第二項、第六項不具「進步性」，與異議人主張不具「新穎性」不同；且就申請專利範圍第二項不具「進步性」部分有「採證上及未以申請專利範圍為審查對象」及「訴外裁判」之違法，而申請專利範圍第六項有「未予審判」之違法。而上訴人引用本院四十八年判字第八十一號及五十七年判字第九十五號判例，僅在強調：若被上訴人可以適用九十年十月二十四日始修正公布之專利法第九十八條之一規定為異議成立之處分，則基於一體適用法律之原則，本件應有其但書之適用。按專利法第九十八條一項第二款之修法經過及立法說明，足以證明該款「申請在先並經核准專利」，僅適用於前案核准在後案「申請之前」者，至核准在後案「申請之後」者，則無適用之餘地。則原審認「所稱申請在先並經核准專利者，係指先申請，『其後』並經核准專利．．．」，已非確論。又該款既無有關核准公告之時機應在後案申請之後的限制，則原審認「指．．．在後申請案申請前尚未公告於專利公報者而言」，係對人民依法律享有之權利增加限制之條件，自非法許（司法院釋字第三九五號、第五○五號解釋參照）。況該款既與同項其他各款並列為「新穎性」規定，則自新穎性之有無，係以申請專利之技術，在其申請日之前，曾否公開過以為斷，該款應僅適用於申請在先並經核准專利之前案公告在後案「申請之前」者，則原審認應適用於公告在後案「申請之後」者，更與該款規定之本旨相背！次查九十年十月二十四日修正公布之專利法第九十八條之一，雖係自八十三年一月二十一日修正公布之專利法第九十八條第一項第二款修正而得，惟二者規範內容，已大異其趣，顯見其修正之重點非僅在於但書部分，其原則性規定部分之性質完全不同，故原審認二者皆為「擬制新穎性」之規定，自非事實。從而，原審將該專利法第九十八條第一項第二款誤當「擬制新穎性」規定使用，自屬適用法規不當！並且，不論係「新穎性」或「擬制新穎性」規定，均涉及人民之權利義務，依中央法規標準法第五條規定，在未經法制化之前，原審利用擴張解釋，將八十三年一月二十一日修正公布之專利法第九十八條第一項第二款解釋為「擬制新穎性」規定，與憲法第二十三條法律保留原則牴觸（司法院釋字第三九五號、第五○五號解釋參照）。

系爭案核准審定時適用之專利法第九十八條第一項第二款「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者」，既非有關「擬制新穎性」規定，而係有關「新穎性」規定，則引證三公告日期（八十八年十月一日）既在系爭案申請日（八十七年三月十三日）之後，自非系爭案申請之前已公開之既有技術，不論其圖（五）、圖（九）及圖（四）、圖（八）與系爭案「申請專利範圍第一至五項」是否相同，縱使相同，亦不具證據能力。況二者之專利保護範圍不同，更無該款適用之餘地。另上訴人曾主張原處分有「採證上及未以申請專利範圍為審查對象之違法」，惟原審並未予審判，自屬違背法令。其次，按八十三年一月二十一日修正公布之專利法第九十八條第一項第二款及第九十八條第二項規定，前者係有關「新穎性」之規定，後者係有關「進步性」之規定，二者規定之要件截然不同，且判斷之方法亦有不同；原審遽認系爭案申請專利範圍第一至六項，原處分以其不具新穎性或不具進步性，認有違專利法第九十八條第一項第二款及第二項之規定，並無違誤，自有判決適用法規不當之違法。另原審駁回上訴人主張原處分有訴外裁判之違法部分，未具體分辨證據與待證事實之關係及「新穎性」及「進步性」要件及判斷方法之差異，亦有同一之違法。再者，獨立專利及追加專利之核准要件，並無不同，僅申請追加專利者必須具備八十三年一月二十一日修正公布之專利法第二十八條規定之「專利申請權人或專利權人有再發明」之要件而已。故原審謂：「故本件自應以系爭案和引證三為彼此獨立之專利案審理」，並非適法之理由。況原審既承認系爭案和引證三仍有不同，至少足以證明原處分所為不具「新穎性」之認定，與「申請專利之新型與申請當日之前既有之技術或知識若有差異時，即有新穎性」之原則不符，則猶為原處分並無違誤之認定，自有不符論理法則之違法，其判決當然違背法令等語。

六、本院按專利法第九十八條第一項第二款規定：「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者，不得申請取得新型專利。」該款所規範適用之新型擬制新穎性，並未限定該相同之發明或新型必須「核准並公告在先」，只要該相同之發明或新型之申請日確實在系爭案申請日之先，且該相同之發明或新型日後確實經審定核准並公告且其公告日在系爭案申請日之後者即屬之。被上訴人頒訂之「專利審查基準」第2-2-12頁亦載明：「．．．由於『申請在先並經核准專利』之新型，在後申請案申請當日之前，尚未公告於專利公報，因此後申請案之新型並無申請前已見於刊物之情事，依理於申請當日應無不具有新穎性的道理，惟法律為顧及專利權之專有排他性及一新型一專利原則，乃將此等先申請案所記載之新型以法律擬定為既有技術，而使後申請案之新型不具新穎性．．．」並未違反上開專利法之規定，亦未增加法律所無之條件。上訴人摭拾該頁次段部分文句，主張專利法第九十八條第一項第二款所適用情事為有相同之發明或新型除了申請在先外，還必須核准並公告在先者，顯然逾越該條款與上開審查基準之原意，殊無可採。況本件被上訴人係依專利法第九十八條第一項第二款規定，為異議成立之處分，上訴人以原判決違反中央法規標準法第五條及憲法第二十三條云云，洵無足採。又系爭案係於八十七年三月十三日申請，八十九年一月五日由被上訴人審定准予專利，原審適用核准審定時之專利法，自無違誤。次按原處分理由（三）謂「引證一圖（六）已揭露系爭案申請專利範圍第二項之主要構造及技術手段」，合乎異議理由書第五頁第十一行至第六頁第九行所稱「．．．完全揭露出被異議案設計結構特徵及技術手段」之精神，且確以「申請專利範圍」為審查之對象。原處分理由（二）末句「不具進步性」，亦合乎異議理由書第三頁首行所稱「．．．不得依本法申請取得新型專利，．．．第九十八條．．．第二項．．．」、第十頁第六、七行所稱「．．．不具．．．進步性」之精神，且上訴人於八十九年八月十日答辯理由書第十一頁末行稱「本案未違反專利法第九十八條第二項規定」、第十三頁第五行至第八行稱「引證一亦未揭示．．．第二項．．．」、第十四頁第五行至第八行稱「本案申請專利範圍之第二項．．．」，均就系爭案申請專利範圍第二項具進步性而為答辯，可見上訴人亦有異議人以引證一主張系爭案申請專利範圍不具進步性之認知，故原處分理由（三）並無違誤。另原處分理由六謂「申請專利範圍第六項透空之孔洞已見於引證一圖（五）中，故不具專利性」，符合異議理由書第十頁所稱「．．．不具創作之新穎性及進步性．．．的確不符專利法之相關規定，．．．撤銷被異議案不當暫准之專利權」之精神。上訴論旨稱原處分與異議人主張不同，且有「採證上及未以申請專利範圍為審查對象」及「訴外裁判」云云，亦無足採。再按原判決理由所載「本件自應以系爭案和引證三為彼此獨立之專利案審理」等詞，乃係針對上訴人於九十一年四月八日「行政訴訟起訴狀」第八頁稱「沿用．．．引證三之主要技術內容而再發明」第二十二頁第八行、第二十四頁第九行稱「．．．再發明」云云，所為之陳述，其並無系爭案即為引證三再發明之審定或判決。另引證三雖未明確說明軸管材質，安裝之鬆緊，並不代表其軸管之材質不可為金屬材質，或定位套、滾珠軸承不可為金屬材質，或定位套、滾珠軸承不可為緊配合或鬆配合軸管內，原處分理由（五）謂「．．．申請專利範圍第一項第二項不具新穎性」、原判決認定「．．．尚非有何創作云云」，與「新型與申請當日之前既有之技術或知識若有差異時，即有新穎性」之原則並無不符之情事。又系爭案申請範圍第六項僅為附屬特徵，在其所依附之獨立特徵第一項第二項不具新穎性及不具進步性之情況下，並無單獨存在之可專利性，原處分理由（六）認定「不具專利性」，自無不合。原判決乃於理由項下第三點之（二）明：「．．．系爭案申請專利範圍第六項『透空之孔洞』亦見於引證一第五圖中。基上說明，系爭申請專利範圍第一至六項，原處分以其不具新穎性或不具進步性，認有違專利法第九十六條第一項第二款及第二項之規定，並無違誤。」等詞綦詳，尚無未予審判之情事。另原判決已就系爭案與異議證據，分別逐一審酌，進而綜合論斷系爭案不具新穎性及進步性，並未違反「新穎性」與「進步性」之要件及判斷方法之差異，殊難謂為適用法規不當。其他上訴論旨復就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘原判決違誤，尚難認為合法之上訴理由。綜上所述，上訴論旨均不足採，其上訴為無理由，應予駁回。

據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第二百五十五條第一項、第九十八條第三項前段，判決如主文。

中 華 民 國 九十三 年 十二 月 三十 日

最高行政法院第三庭
審判長法官　廖政雄
法官　林清祥
法官　鍾耀光
法官　姜仁脩
法官　胡國棟

右 正 本 證 明 與 原 本 無 異

法院書記官 張 雅 琴

中 華 民 國 九十三 年 十二 月 三十 日