最高行政法院判決

94年度判字第02104號
上 訴 人 日商．○○化成工業股份有限公司
代 表 人 吳本○○
訴訟代理人 何○○
何○○
被 上訴 人 經濟部智慧財產局
代 表 人 蔡○○
被 上訴 人 林○○
(即原審參加人)

上列當事人間因發明專利異議事件，上訴人對於中華民國 93年 6 月 17 日臺北高等行政法院 92 年度訴字第 484號判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

上訴人於民國 88 年 3 月 8日以「記錄媒體用碟片之收容盒」向被上訴人經濟部智慧財產局（下稱被上訴人）申請發明專利，經編為第88103515 號審查，准予專利（下稱系爭案）。公告期間，原審參加人即被上訴人林○○（下稱原審參加人）以系爭案有違核准審定時專利法第 19 條、第 20 條第 1 項第 1款及第 2 項之規定，不符發明專利要件，檢據異議證據為西元 1997 年 11 月 11日公開之美國第 5685427號專利案（下稱引證案），對之提起異議，案經被上訴人審查，於91 年 7 月 31日以（91）智專三（一）05017 字第 0918 9001772號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分。上訴人不服，提起訴願，遭決定駁回，提起行政訴訟，經原審判決駁回。

上訴人主張：（一）綜觀專利法施行細則之修法沿革，可知專利法施行細則係於70年起，始規定「異議或舉發證件為書證者，應檢送原本」，在70 年以前之專利法及其施行細則，並無類此之規定，可見該規定有其特殊之立法考量，其目的無非為減少修法前未就此部分而為規定所造成異議人或舉發人以真假難辨之繕本充數，導致審查機關查證困難之流弊所為之修正，此等修正上之重要意義，自不容忽視，原審法院竟無視此立法目的，採納被上訴人之主張，恣意將系爭專利遭異議時有效施行之專利法施行細則第 28 條第 3 項就書證之異議證據應附原本之具體規範擴張解釋得以未附認證之證二文件予以代之，適用法規顯屬不當。尤其，原審參加人此等書證之瑕疵乃屬可補正事項，被上訴人既不命其補正及查證，卻命上訴人逕為答辯，兩相比較，令上訴人承受多數之不利益，顯已違反行政程序法第 6 條所明揭之平等原則，原審法院就此等明顯違法之情事，疏未查驗，而為上訴人敗訴之判決，亦有判決不適用法規之違法，（二）上訴人二次修正申請專利範圍並無違專利法第44 條之 1 之規定；且修正限縮申請專利範圍雖在異議審定之後，亦非法所不許，改制前行政法院亦著有判決在案（86 年判字第 2215 號及 87 年判字第 863號），是原審判決顯有適用法規不當及不適用法規之違法；依專利法第 44 條之 1 第 4項規定意旨，發明專利案即使經審定公告或核准後，對於諸如申請專利範圍過廣、誤記之事項或不明瞭之記載等情事仍允許補充或修正，並不因此撤銷原來審定或已核准之專利，足見專利法對於申請專利範圍過廣及誤記事項之瑕疵，並非採取只要發現就不能予以專利之嚴厲立場，而係本於鼓勵發明與創作以促進產業發展的立場給予補充或修正的機會，在未經審定公告前，如補充或修正說明書或圖式，而非變更申請案之實質，單純因申請專利範圍過廣之情事，固得隨時提出修正或限縮，即使於發明專利案經審定不予專利之後行政救濟中，基於同一立法意旨，仍非不得提出修正或限縮。否則，若令申請人重新提出申請，因申請時重新認定，不但影響其新穎性之成立，且在專利法第27 條採先申請主義下，勢將使其喪失適用「二人以上有同一之發明，各別申請時，應就最先申請者准予發明專利」規定之先機；如果同一申請案在外國已先獲准專利而公開，該外國又未與中華民國相互承認優先權，重新提出申請將使該申請案喪失新穎性，或雖有相互承認優先權，重新提出申請可能逾越第一次在外國提出申請專利之次日起11 個月，而不得享有優先權，均顯非立法本意。此論述已為原審法院另案90 年度訴字第325 號判決中所採。又經濟部 88 年 12 月 8 日經（88）訴字第 88635436 號訴願決定意旨亦認「訴願人於訴願階段所送申請專利範圍修正本，固非訴願機關所得論究，惟如其內容倘有縮小原申請專利範圍之情事，並已足以動搖或變更原處分認定本案不具產業利用性之事實基礎者，則本案是否全然不具可專利性，即有重行審酌之必要」。上訴人在 90 年 7 月 19 日所提出之第 1項申請專利範圍第 1 項修正，並無變更原申請第 1 項之實質內容，在 91 年 9 月 26日再提出之第 2 次申請專利範圍修正本，其中第 1 項係為使第 1 次修正的第 1項暗含的意義更加彰顯，因而可搖動不具進步性之事實基礎。被上訴人遽然拒准系爭案第 1次修正及訴願機關以系爭案第 2 次修正違反前揭專利法第 44 條之 1規定，均有不當。衡諸原審法院 90年度訴字第 325 號判決及經濟部訴願決定意旨，即有重新酌斟之餘地，原決定機關未注意及此，徒以此修正非訴願審議範疇，不予置理，實有違誤。（三）原審參加人所提之引證案，未附認證本、中譯本，在未驗證真偽前，不具證據力，退萬步言，以引證案對照系爭案，不論在目的、構成手段、作動機制及功效上均有極大差異，實難謂利用引證案之技術即得以完成系爭發明，故系爭案實具進步性。（四）本案所涉技術性質屬於專門領域，乃發明人積長久製造經驗，辛苦研發之成果，本案之對應案已獲准並公告為美國專利第 6443299 號，即係經由上訴人之詳加解說闡明後獲准專利。雖各國專利法制不同，審查基準互異，惟國際社會已成一地球村，同一專利在相同的審查要件－進步性的考量下，卻有南轅北轍的認定結果，這對也已生活於地球村之中華民國相關業者或消費者之認知上毋寧有所妨礙，涉及公益；且此專利乃上訴人之重要發明，對當事人權利義務影響重大，爰懇准進行言詞辯論。被上訴人則以：本件異議行為時之專利法施行細則第 28 條第3 項固規定異議或舉發證據為書證者，應檢附原本。惟係一訓示規定，其真意僅在確認書證之真偽，若其為可查證之文件仍可以影本代之，並非影本全然不可採。且按經濟部所頒智慧財產局審查基準明確指出，當事人所提出之專利公報，若係從各官方專利機構之網站下載者，審查時自可逕行上網為實質內容之查證比對，又該引證案為美國已見公開之專利案，任何人皆可上網取得，況在美國專利商標局網站（WWW.USPTO.GOV）專利檢索系統，經查證確有該筆公告資料，事證明確，本件並無違法。至於其他技術理由，上訴人並無爭執，請酌參原異議審定理由等語，資為抗辯。原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：（一）上訴人於原處分階段 90 年 7 月 19日所提出之申請專利範圍修正本，既已變更實質內容，則被上訴人不准其修正而依原公告本審查，並無不合。

又上訴人於訴願階段所提之 91 年 9 月 26日系爭案申請專利範圍修正本，為異議審定後所提出，訴願決定以其與行為時專利法第 44 條之 1 規定不符，其既未經被上訴人審查及參加人答辯，即非本件訴願審議之範疇，經核洵無違誤。（二）系爭案依其申請專利範圍所載，可知系爭案之特徵主要於中央部孔內伸出基部，基部伸出周方向之擴大部，擴大部端部設突出徑外方向之突起，突起之包繞圓直徑比碟片中央孔大，使擴大部外徑得以嵌合碟片中央孔，及關閉保持板與蓋體之厚度在6mm 以下者。而引證案主要特徵在保持器（holder10）設有從連接構件（contact member 12）豎起之碟片支持柱（compact disk support post11），連接構件為水平基部（horizontal base13）之一部分，支持柱上周端有一下邊緣（a lower edge16） ，其包繞圓直徑略大於碟片（compact disk 23）之中央孔（circular edge 24）。足見系爭案之主要技術特徵，在引證案內已有揭示，即保持器（相當於系爭案之保持板）內周面延伸出連接構件（為水平基部之一部分，相當於系爭案之基部），連接構件伸出周方向之支持柱（擴大部），支持柱端部具有突出徑外方向之下邊緣（突起），下邊緣形成之包繞圓直徑比碟片中央孔直徑大，使支持部外徑可嵌合於碟片中央孔者；系爭案所主張之技術內容，固有將盒體厚度定出一個尺寸大小，但厚度問題只是生產實施時尺寸之簡易調整，為熟習該項技術者運用申請前既有之技術或知識所能輕易完成，並非利用自然法則之技術思想之高度創作；又上訴人指稱引證案支持柱操作壓力大，移動距離長云云，僅係上訴人之主觀臆測，不足採信，且尺寸大小本係易於思及，可作適當調整之事項，系爭案尚難執此主張其具有技術思想之高度創作。另外上訴人所主張系爭案之基部延伸方向、擴大部懸臂方式、突起大小、撓曲形式等技術，亦概屬實施上之細節變化，並非利用自然法則之技術思想之高度創作，為熟習該項技術者運用申請前既有之技術或知識所能輕易完成，尚難謂符合發明專利之進步性要件。（三）上訴人主張參加人所提之引證案，並未附認證本、中譯本，在未驗證真偽前，不具證據效用；參加人之異議理由僅引用引證案圖面，被上訴人之審定書與異議理由所用構件名稱不同，被上訴人又以引證案之美國專利為處分基礎，所為處分不無違誤云云。按被上訴人（90）智專一（二）14016 字第09012053983 號通知上訴人就異議理由答辯函，雖記載引證案未附認證本及中譯本，惟上訴人於異議答辯時，對此並未爭執，亦未否認其真正，逕以之作為答辯比較之依據；況該引證案資料，為美國已見公開之專利案，除刊登專利公報、張貼網站外，亦有發行光碟版，任何人皆可上網搜尋檢索，或至圖書館閱覽查證，亦可逕向被上訴人查詢，自難以參加人提起異議時未檢附引證資料之原本或認證本，即否定其真正。而本件據以異議之引證資料，據被上訴人稱係從美國專利公報之光碟版列印而來，此有完整條碼附於該專利公報之上方可稽，其既經被上訴人機關於審查時加以驗證無訛，其形式及實質之真正，應無疑義。又參加人之異議理由中雖有載述「藉由引證案的圖式．．．」、「僅引用圖式，故不另附中譯本」等，然此僅屬異議理由之比較方式，被上訴人於審查上仍應就據以異議之引證案所揭內容加以審究，有關引證案之構件名稱自以使用引證案圖說原有名稱之譯名為宜，參加人雖逕以系爭案相關構件之名稱作為引證案相對應構件之名稱，有欠允當，然兩者主要構件特徵確屬相似，已如前述。至於引證案既為參加人之證據主張，作為與系爭案論究比較之依據，亦已檢送上訴人答辯，被上訴人自得參酌引證案原文之相關技術內容作為審查之論證說明，並無突襲可言。又各國專利法制不同，審查基準互異，上訴人主張系爭案之對應美國申請案已於西元2002 年 9 月 3 日獲得美國第 644329 9號專利一節，尚難執為系爭案亦應准予專利之論據，因將原決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴。

本院查：按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，得依系爭專利核准審定時專利法第 19 條、第 20 條第 1 項之規定申請取得發明專利。惟其發明如係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無欠缺新穎性情事，仍不得申請取得發明專利，為同法第 20條第 2 項所明定。在判斷是否符合「發明」專利之進步性要件時，並不能僅考慮是否有功效之增進，而主要係以技術貢獻之跨幅是否足夠達到如前揭專利法第 19條所述之「利用自然法則之技術思想之高度創作」為標準；倘若發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟悉該項技術者所能輕易完成時，縱使具有功效之增進，仍難認已達到高度創作之技術水平而具進步性，即不得核准發明專利。本件上訴人於 88 年 3月 8 日以「記錄媒體用碟片之收容盒」向被上訴人申請發明專利，經編為第88103515 號審查，准予專利。公告期間，原審參加人以引證案證據西元 1997 年 11 月 11日公開之美國第 5685427 號專利案主張系爭案有違核准審定時專利法第 19條、第 20 條第 1 項第 1款及第 2 項之規定，不符發明專利要件，對之提起異議。原審判決以系爭案依其申請專利範圍所載，其特徵主要於中央部孔內伸出基部，基部伸出周方向之擴大部，擴大部端部設突出徑外方向之突起，突起之包繞圓直徑比碟片中央孔大，使擴大部外徑得以嵌合碟片中央孔，及關閉保持板與蓋體之厚度在 6mm 以下者。而引證案主要特徵在保持器設有從連接構件豎起之碟片支持柱，連接構件為水平基部之一部分，支持柱上周端有一下邊緣，其包繞圓直徑略大於碟片之中央孔。足見系爭案之主要技術特徵，在引證案內已有揭示，即保持器（相當於系爭案之保持板）內周面延伸出連接構件（為水平基部之一部分，相當於系爭案之基部），連接構件伸出周方向之支持柱（擴大部），支持柱端部具有突出徑外方向之下邊緣（突起），下邊緣形成之包繞圓直徑比碟片中央孔直徑大，使支持部外徑可嵌合於碟片中央孔者；系爭案所主張之技術內容，固有將盒體厚度定出一個尺寸大小，但厚度問題只是生產實施時尺寸之簡易調整，為熟習該項技術者運用申請前既有之技術或知識所能輕易完成，並非利用自然法則之技術思想之高度創作，尚難謂符合發明專利之進步性要件。原處分機關為異議成立應撤銷專利權之處分，並無不合，原審判決已詳予論明，乃維持原處分及訴願決定，而駁回上訴人在原審之訴，其所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原審判決有違背行政程序法第6條所揭示之平等原則、不適用法規或適用法規不當之違背法令之情形；又證據之取捨與當事人所希冀者不同，致其事實之認定亦異於該當事人之主張者，不得謂為原審判決有違背法令之情形。上訴人對於業經原審判決予以論述不採之事由再予爭執，核屬法律上見解之歧異，要難謂為原審判決有違背法令之情形。至上訴人所引原審法院90 年度訴字第 325號判決為下級審判決；所引本院 86 年判字第 2215 號及 87年判字第 863 號判決，均非判例，本件自不受其拘束。上訴論旨，仍執前詞，指摘原審判決違誤，求予廢棄，難認有理由，應予駁回。本件事證已明確，上訴人請求行言詞辯論，核無必要，併此敘明。

據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第 255 條第1 項、第 98 條第 3項前段，判決如主文。

中 華 民 國 94 年 12 月 30 日

第四庭審判長法官　趙永康
法官　鄭淑貞
法官　廖宏明
法官　侯東昇
法官　黃淑玲

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

中 華 民 國 95 年 1 月 2 日

書記官 莊 俊 亨