一、前言

為了提高核准專利案的品質，並維護公眾利益，各國均有規定第三人可針對已公開的專利申請案提交相關的引證資料，以供審查委員在審查過程中加以考慮。例如我國在本次新專利法施行細則草案中新增第四十條的規定，允許在發明專利申請案公開後至審定前，任何人認該發明應不予專利時，得向專利專責機關陳述意見，並得附具理由及相關證明文件。

而在現行美國專利法(註二)及施行細則(註三)中，已有第三人針對已公開的專利申請案可提交相關的引證資料之相關規定，其規定第三人可在專利申請案公開後兩個月內或核准通知發出前（兩者取在先發生者），向美國專利局提供與該專利申請案審查相關的資料，以供審查委員參考，但不可在提交內容中附加任何的解釋或書面意見。在本次美國發明人法案 (America Invents Act, AIA)(註四)及施行細則修正草案(註五)中，前述第三人提供引證資料的相關規定也作了修正，修正後的規定將更有利於第三人提交引證資料，並將於2012年9月16日開始施行，以下進行說明。

二、提交的期限：

「第三人在核准前的資料提交」必須以書面方式並且在以下所列（一）或（二）期間較早發生者之前提交：
（一）基於35 U.S.C. 151及37 CFR 1.311發出該專利申請案之核准通知之日；或
（二）以下期限較晚者---
1、美國專利局依據35 U.S.C. 122（b）及37 CFR 1.211公開該申請案後六個月內；或
2、審查委員依據35 U.S.C. 132及37 CFR 1.104發出對任何請求項的首次核駁理由通知書之日。

由於提交的時間點屬於法定期間，故不接受任何的延期請求，第三人未於法定期間內所提交的資料，美國專利局將不予受理。

再者，由於提交的時間點中並未限制於該專利申請案續存狀態下，故縱使該專利申請案已被放棄或已失權，第三人所為之資料提交仍將被受理。且該專利申請案的放棄或失權之時間並不會使前述法定期間的停止計算。

在此所指之「公開」，係指該專利申請案在美國申請後的公開，並不包含PCT申請案在國際階段的公開，故PCT申請案在國際階段的公開日將不會啟動「第三人在核准前的資料提交」之期限計算。再者，倘若美國專利局因錯誤而須重新公開一專利申請案，則「第三人在核准前的資料提交」之期限計算將自重新公開日起算，而不會從最初公開錯誤版本之日起算。

在此所指之「首次核駁理由通知書」，係指審查委員針對至少一個請求項指出有新穎性、非顯而易見性、或不明確等具體的核駁理由，故若僅為選取通知則非所指。

三、提交的內容：

任何第三人可針對任何專利申請案，提交與該專利申請案審查有可能相關的任何專利案、已公開的專利申請案、或其他印刷出版物，以供審查委員考慮或記錄於專利申請案中。由於所提交的資料形式有限，故並不允許提交未公開的內部文件或者其他非印刷出版物。又專利法中並未限制所提交的資料必須為該專利申請案的先前技術，故縱使公開日在該專利申請案之申請日後的資料亦可提交，倘若第三人提交的非專利資料為先前技術，則第三人將負有證明該先前技術之公開日的責任。

除此之外，第三人提交的內容還必須包括：
（一）列出所提交資料的清單；
（二）簡要的以書面形式說明第三人認為所提交每一份資料與專利申請案的關聯性；
（三）針對非美國專利案或美國專利公開案，需提交各資料的完整清楚影本、或與該專利申請案有關部份的清楚影本；
（四）針對非英語系的引證資料，需提交與該專利申請案有關部份的英文譯本；
（五）提交一份聲明書，其中需聲明兩點：
1、該第三人並非符合37 CFR 1.56所規定有提出IDS義務之人；及
2、所提交的資料均符合35 U.S.C. 122（e）及37 CFR 1.290的規定；
所提交的資料清單中，需將分別以不同欄位表列出以下資訊：
（一）美國專利案，指出其專利號、第一署名發明人、及公告日；
（二）美國專利公開案，指出其公開號、第一署名發明人、及公開日；
（三）外國專利案或外國專利公開案，指出其所屬國家、第一署名發明人、適當的文件編號（如申請號、公開號或公告號等）、及公開或公告日期；
（四）非專利資料，指出其出版者、作者、標題、所提交的頁碼、公開日、及公開地（如果可得）。

美國專利局表示，要求在清單中表列出該等資訊的理由在於避免第三人提交錯誤的資料，故可藉由清單與所提交資料的對照來確定第三人所提交資料的正確性，尤其針對美國專利案及美國專利申請案而言，其僅在清單中被加以表列而不需提交影本，故對照清單中所載之專利號（或公開號）以及第一署名發明人將可確保第三人欲提交的美國專利案或美國專利申請案的正確性。再者，由於非專利資料之公開地的提供並非必須，故未提供該項資訊並不會造成該項非專利資料被視為未提出。

在簡要的書面說明中，必須解釋所提交的資料為何與該專利申請案之審查有關聯性，最好可以明確指出該資料中的哪些頁、哪些段落、或哪些行與該專利申請之審查有關聯性，由於法條中明確規定所需的為「簡要」的說明，故第三人須避免提交過於冗長的說明內容。但若第三人僅簡單以「所提交資料與該專利申請案有關」等無謂的文字作為簡要說明，將被視為未提出簡要說明。

在提交資料的影本中，為了避免第三人提交過於冗長的印刷出版物，第三人可僅提交與該專利申請案有關的部分，但當所提交資料為該資料的部分時，須注意應一併提交足以辨別該資料之相關資訊的部分，例如當欲提供的資料為書籍時，可僅提交該書籍內容中與該專利申請案有關的頁數，並一併提供該書籍之首頁及出版資訊頁以供辨識。

由於針對第三人所提交的資料，有提出IDS義務之人可不需再另外針對該等資料提出IDS，故在所提交的聲明書中，需聲明該第三人並非有提出IDS義務之人，係為了避免有提出IDS義務之人濫用「第三人在核准前的資料提交」的制度來規避提出IDS的義務。

四、提交的規費：

「第三人在核准前的資料提交」程序所需繳交的規費將視所提交的資料量而定，基本規費為每10份資料收取規費180美金。規費的計算係基於前述之資料清單所載的資料數量，若有列在清單上但未檢附的資料，計算規費時仍會被列入計算；若有檢附但未列在清單上的資料，計算規費時將不被列入計算。當所提交的資料為部分內容時，仍將被計算為1份資料。

但美國專利局欲針對符合以下條件的第三人提供免繳規費的優惠：
（一）該第三人及其利害關係人為首次針對該專利申請案提出「第三人在核准前的資料提交」；
（二）所提交的資料數量少於3項。

美國專利局係基於少於3項的資料數量將對於專利申請案的審查有所幫助而非增加負擔，故提供此免繳規費的優惠。但為了避免第三人利用此制度多次提出，故仍須限制每一第三人及其利害關係人僅能在同一專利申請案中享有一次的規費優惠。然而，針對不同的第三人及其利害關係人，在同一專利申請案中並不限制其享有規費的優惠，例如某甲已針對A案提出「第三人在核准前的資料提交」並享有規費的優惠，而與某甲毫無利害關係的某乙針對A案提出「第三人在核准前的資料提交」時，只要符合上述條件仍能享有規費的優惠，但若為某甲之利害關係人某丙欲再針對A案提出「第三人在核准前的資料提交」時，某丙將因某甲已享有規費的優惠而須繳交相應的規費。然而，美國專利局不會因此而要求第三人須提交其利害關係人清單，如此將導致某些第三人因擔心錯誤呈報利害關係人而不敢提出「第三人在核准前的資料提交」。

且為了避免第三人在同一天提出多份「第三人在核准前的資料提交」，並利用時間上的漏洞同時享有規費的優惠，美國專利局要求當欲享有規費的優惠時，第三人須同時提供一份聲明書，其中聲明在所提出的「第三人在核准前的資料提交」當日之前，該份資料提交為該第三人針對該專利申請案首次且唯一提出，此舉僅為確保第三人不得利用手段來享有多次規費的優惠，但並不妨礙該第三人日後再次提出「第三人在核准前的資料提交」。

五、美國專利局的受理：

「第三人在核准前的資料提交」將可適用於非暫時申請案、設計申請案、或植物申請案，亦可適用於任何接續案或再發證申請案中。

第三人所提交的資料將會先經過審核是否符合前述規定，不符合規定者將不予受理，倘若第三人在提交資料時有提供電子郵件信箱，則美國專利局將可能透過電子郵件通知第三人該不予受理的事實，但「第三人在核准前的資料提交」之法定期限將不會因任何人曾提交資料而停止計算，再者，倘若「第三人在核准前的資料提交」不被受理，美國專利局將不會退還所繳交的規費。

「第三人在核准前的資料提交」被受理後，美國專利局會將資料上傳至IFW（Image File Wrapper）系統中以供專利申請人或其餘有興趣參閱之人在線上直接調閱該等資料，但美國專利局將不會主動提供被受理的「第三人在核准前的資料提交」給專利申請人，同時專利申請人亦不需要針對「第三人在核准前的資料提交」的內容提出答辯意見。

在日後的審查過程中，審查委員會將第三人所提交的資料如同申請人通過IDS程序所提交的資料一般看待，故審查委員將會對第三人所提交的資料標註是否已考慮，若第三人所提供的資料未正確的記載於清單中、或未提供適當的影本、或未提供簡要說明等，該資料將不被審查委員予以考慮，而被審查委員予以考慮的資料，將會在下次官方處份書中提供給申請人，並將於日後該專利核准時被記載於專利公報首頁，然而，審查委員不會提供對該等資料的審查意見予該第三人，縱使該第三人由IFW系統中獲知該審查意見，亦不得因此提出反駁意見。

由於美國專利局欲允許第三人透過電子申請系統辦理「第三人在核准前的資料提交」，但目前所有透過電子申請系統提交的文件將會直接匯入IFW系統中供人查閱，而「第三人在核准前的資料提交」卻必須要在確認受理後才得以進入IFW系統，未受理的「第三人在核准前的資料提交」將不會進入IFW系統，故美國專利局將會相對應修改該部分的程式以因應「第三人在核准前的資料提交」透過電子申請系統提交的狀況。

六、結論：

本次修法中，主要將「第三人在核准前的資料提交」可辦理的時間延長，更有利於第三人在專利申請案公開後提供與審查相關的資料，並要求第三人必須提出簡要說明以助於審查，同時為了避免第三人提供大量的資料混淆審查，所需繳交的規費係依照所提供的資料量而定，種種措施將有助於美國專利局提高審查品質，並提升專利案核准後的穩定性。

附註：

註一、原文稱"Third party submission" 或 "Pre-issuance submission"。
註二、35 U.S.C. 122（c）
註三、37 CFR 1.99
註四、AIA法案中的Sec. 8。
註五、“Changes to implement the preissuance submissions by third parties provision of the Leahy-Smith America Invents Act” USPTO, Federal Register Vol. 77 No. 3. 2012年1月25日。