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出版品(雙週專利電子報)
美國] 不予立案之請求項且請求人未要求發回重審者適用IPR禁反言規定(第305期2022/09/08)

2012年5月29日,Click-to-Call對Ingenio在內等多家公司提起專利侵權訴訟。2013年5月28日,Ingenio對系爭專利之請求項1、2、8、12-13、15-16、18-19、22-24、26-30提出兩造重審 (Inter Partes Review, IPR) 請求,Ingenio提出六大理由挑戰前述請求項,其中三項理由係根據Dezonno引證前案,另外三項係根據Freeman引證前案。在IPR待審期間,2013年8月16日地院發布了一份Markman order,當中解釋了部分請求項。2013年9月11日,地院下達了一份時程命令 (scheduling order),要求原告將其主張之請求項限縮至8項。2013年10月11日,Click-to-Call選擇了請求項1、2、8、12-13、16、26和27。

隨後,PTAB對IPR請求准予部分立案,立案的請求項有1、2、8、12-13、15-16、19、22-23、26、29和30。僅採納以Dezonno引證前案所提出之理由,因此,請求項27不予立案,其餘請求項准予立案。回到地院這端,Ingenio提出擱置請求,直到IPR審結為止,地院批准該動議。

PTAB於2014年10月28日發出最終書面決定,認定所有請求項均不具可專利性。在IPR上訴待審期間,Ingenio並未要求根據SAS Institute, Inc. v. Iancu案之判決重新審查不予立案之理由,因此請求項27得以維持其有效性。

在IPR審查結束後,地院取消暫停審理狀態,2020年10月20日,Ingenio提出專利無效之即決判決 (summary judgment) 請求。Click-to-Call請求修改主張侵權之請求項,擬新增請求項24和28,該兩項並未涉及IPR爭議。此外,Click-to-Call表示,根據35 U.S.C. § 315(e)(2)之IPR禁反言規定,Ingenio不得基於Dezonno引證前案主張請求項27無效。地院於2021年8月30日做出無效之即決判決,Click-to-Call不服遂提出上訴。

CAFC推翻地院有關專利無效之即決判決 (summary judgment)。在最高法院推翻SAS案部分立案的實務之前,美國專利局已對Ingenio之IPR請求部分立案,並拒絕審查具有爭議之請求項。

在SAS案之後,Ingenio並未要求發回重審,Click-to-Call表示,在IPR作出結論後,地院取消暫停審理狀態 (lifted the stay),地院錯誤地拒絕根據35 U.S.C § 315(e)(2)將禁反言規定應用於具爭議之請求項。CAFC同意,地院錯誤地未能解決Click-to-Call之論點基礎,將其分析建立在標準問題排除的基礎上,而非根據35 U.S.C § 315(e)(2)。

美國專利局的最終書面決定中沒有處理請求項27是無關緊要的,因為本案程序異常。SAS案之判決發布時本案之IPR處於待審狀態,而Ingenio放棄了尋求發回重審不予立案請求項的機會。綜上所述,CAFC推翻地院有關Ingenio不受35 U.S.C. § 315(e)(2)阻卻和專利無效之即決判決。

資料來源:

1. IPR Estoppel Applied to Non-Instituted Claim Where Petitioner Did Not Seek Remand to Address All Claims Post-SAS, IPO Daily News, August 18, 2022.

2. Click-To-Call Technologies Lp, V. Ingenio, Inc., Dba Keen, Ether, Thryv, Inc., Fed Circ, 2022-1016, August 17, 2022.

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